| Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности позволяют получить преимущества не только из единоличного пользования этими объектами. Правообладатель может извлекать выгоду и путем распоряжения принадлежащими ему правами, передавая их полностью или частично за вознаграждение. Поэтому патентно-правовые фирмы должны преуспевать не только в оформлении прав, но и обеспечивать качественное оказание услуг в оформлении договорных отношений, связанных с интеллектуальной собственностью. Только в этом случае патентно-правовая фирма становится не просто представителем клиента перед Федеральной службой по интеллектуальной собственности, но и юридической фирмой, которая дает возможность предпринимателю решать многие важные для него вопросы с уже известными ему специалистами. Наиболее часто встречаются следующие договоры, объектами которых являются результаты творчества и средства индивидуализации товаров и услуг: - лицензионные договоры и договоры об уступке прав на товарный знак или объект патентного права; - авторские договоры в отношении произведений; - договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР); - договоры коммерческой концессии. В соответствии с ч. 3 ст. 421 Гражданского кодекса стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров (смешанный договор). Поэтому соответствующие элементы, посвященные объектам интеллектуальной собственности, могут встречаться в иных договорах, чем указанные выше. Например, отношения, связанные с объектами интеллектуальной собственности, могут регулироваться различными контрактами, договорами о сотрудничестве. Таким образом, специалисты фирмы, оказывающей услуги по подготовке договоров, связанных с объектами интеллектуальной собственности, должны обладать вполне конкретными знаниями в области гражданского права. Эти знания необходимы и для дальнейшего сопровождения договоров. Например, когда понадобится вносить в договор изменения или досрочно прекращать его действие. Но важно учитывать, что при этом необходимо соблюдать специальные требования, предъявляемые законодательством к лицензионному договору, авторскому договору иным договорам, регулирующим соответствующие отношения. Рассмотрим самые основные особенности указанных договоров и имеющиеся в законодательстве недоработки. 1. Договора уступки товарных знаков и объектов патентного права. Исключительное право на товарный знак, изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть полностью передано. В целом, такой договор нельзя назвать сложным для квалифицированного юриста. Понятно, что в этом договоре должны быть указаны стороны и объект, в отношении которого меняется правообладатель. Для товарного знака должны быть указаны также товары и услуги, в отношении которых он уступается. Есть лишь два интересных момента, которые могут дать о себе знать в определенных случаях. Первый – об условиях о вознаграждении. Правила Федеральной службы о регистрации договоров и ведомственная практика дают понять, что в договоре об уступке патента в обязательном порядке должно быть указано, за какое вознаграждение передается право или что оно передается безвозмездно. И это правильно, поскольку по смыслу гражданского законодательства условия о размере вознаграждения за передаваемое исключительное право является существенным, т.к. вознаграждение нельзя определить по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ. А вот насчет этого условия в договорах об уступке товарного знака ни ведомственные правила, ни практика не дает ответа. Мы считаем, что и для договора о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака) условие о вознаграждении является существенным. Второй интересный момент – это норма Закона РФ о товарных знаках, по которой уступка товарного не допускается, если она может стать причиной введения потребителей в заблуждение. Специалистами отмечается большая неопределенность этой нормы. В ведомственных правилах регистрации договоров дана попытка ее конкретизировать через примеры. Однако многие примеры выглядят противоречащими законодательству. В общем, смысл указанной нормы может быть уточнен судебной практикой. Однако заявители редко обжалуют отказы в регистрации договоров. 2. Лицензионные договора Суть лицензионного договора состоит в том, что правообладатель обязуется в течение определенного срока не запрещать другой стороне использование товарного знака, изобретения, полезной модели, промышленного образца. Правообладатель – это лицензиар. Пользователь – лицензиат. При подготовке лицензионного договора от юриста требуется не только понимание сущности исключительного права, норм договорного права, но и умение прогнозировать различные ситуации, что позволит правильно распределить права и обязанности по договору и точно отразить волю сторон. Самой простой иллюстрацией мыслительной деятельности юриста может служить пример с возложением обязанности контроля выпускаемой по лицензии продукции. Юрист должен понимать, что если вознаграждение установлено в виде периодических фиксированных платежей, то вопрос о контроле не является таким важным. Вплоть до того, что стороны могут не уделять ему много внимания. Но если же стороны установили выплаты в зависимости от объемов производства лицензионной продукции, то вопросу о контроле юрист должен будет отдать много сил, предложить сторонам различные формулировки условий. Ведь если контроль не будет надежно обеспечен договором, то наверняка возникнут споры, сколько продукции произвел Лицензиат и все ли вознаграждение он выплатил. И так – по многим вопросам. Ведь в лицензионном договоре сторонами должно обсуждаться много тем, и по каждой могут быть достигнуты разные договоренности. Юрист должен ориентировать стороны на выработку таких договоренностей, которые наиболее соответствуют общей цели договора и являются юридически правильными. Например, иногда по договору обе стороны наделяются свободным правом выдавать суб-лицензии (уже от своего имени). В этом случае обязательно нужно указать им на то, что в такой ситуации они смогут навыдавать лицензии конкурентам друг друга. Если говорить о проблемах законодательства и практики, то опять встает вопрос о месте условий о вознаграждении. Ответ на него аналогичен тому, который мы дали выше. Следует отметить, что существенными условиями лицензионного договора, подлежащими включению в него, являются условия об объекте ИС, об объеме передаваемых прав и, как указано выше, о вознаграждении. Но стороны почти всегда согласуют также вопросы о территории и сроке действия лицензии. В лицензионных договорах в отношении товарного знака необходимо также указывать условия о том, что качестве товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. 3. Авторский договор Авторский договор – это договор между автором и другим лицом об использовании произведения. У этого договора есть определенные особенности, обусловленные тем, что его стороной является конкретная творческая личность, автор. Но на них мы не будем сейчас останавливаться. Потому что более важными являются проблемы в законодательстве относительно договоров о правах на объекты авторского права. В частности, в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» ничего не сказано о договорах в отношении объектов авторского права, когда его стороной автор уже не является. Например, автор ранее уже передал права или правообладателем является работодатель автора. Тогда фактически такой договор становится лицензионным. Также ничего не говорится о возможности полностью передать (уступить) права на произведение. Представляется, что это возможно. 4. Договор НИОКР Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ и технологических работ предусмотрены самим Гражданским кодексом РФ (глава 38). По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию. Обычно исполнителями являются научно-исследовательские институты, учебные заведения, научные учреждения и иные организации, обладающие необходимыми знаниями, опытом, аппаратурой. Заказчиками работ являются любые физические и юридические лица, которые нуждаются в проведении научных исследований и разработок, но не имеют для этого организационных и интеллектуальных ресурсов. Заказчик, заключая договор на выполнение НИР и (или) ОКР стремится к получению результата, который должен быть достигнут исполнителем в ходе творческого решения поставленной научной, технической, технологической и иной подобной задачи. Он выражается в законченных научно-исследовательских, конструкторских и технологических работах, образце нового изделия и конструкторской документации на него, создании новой технологии или в ином производственном новшестве. Обычно полученный результат является объектом интеллектуальной собственности. В связи с этим в договоре необходимо особое внимание уделить правам сторон на результаты сторон. Надо сказать, Гражданский кодекс ориентирует стороны на договорное решение этого вопроса. Обычно стороны устанавливают, что заказчик получит права использовать полученный результат по своему усмотрению, а исполнитель сможет использовать его только при выполнении иных исследований и разработок. В отношении иных условий Заказчику можно дать следующие рекомендации: - необходимо определить некоторые юридические свойства, которыми должен обладать представляемый в качестве выполненной работы результат. Например, заказчик может требовать гарантий предоставления ему такого результата, использование которого не нарушит исключительных прав других лиц. Для этого можно возложить обязанность проведения патентных поисков на исполнителя; - заказчик должен требовать включения в Договор условий о содействии авторов в оформлении документов для защиты патентных прав; - стороны должны определить объем сведений, являющихся конфиденциальными, как в отношении предмета договора, так и в отношении полученных результатов. Для этого Заказчик должен определить для себя, какую информацию он не хотел бы разглашать; - следует предостеречь Заказчика от постановки такой задачи, как создание изобретения. Изобретение предполагает наличие изобретательского уровня, т.е. перехода на новый уровень техники. Зачастую, он не охватывается волей создателя. Поэтому предметом задания может быть лишь достижение определенных параметров и создание такого объекта, использование которого не нарушает прав третьих лиц. В противном случае будет существовать угроза установления невозможности достижения установленных результатов работ и прекращения действия Договора. 5. Договор коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, в т.ч. право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав. Договор коммерческой концессии нацелен на оформление отношений в сфере оказания услуг одной компании как бы от лица другой. С полной уверенностью можно сказать, что это самый сложный договор в сфере интеллектуальной собственности. И обычно, самый объемный. Стороны этого договора, как правило, очень подробно регламентируют свои отношения. Да и обсуждаемых вопросов здесь очень много. Над договором коммерческой концессии зачастую работают сразу несколько юристов, от которых требуется особая профессиональная чуткость и опыт. Лабзин Максим, Управляющий партнер Юридической фирмы «Лабзин и партнеры» |