| Нет необходимости напоминать о значимости регистрации товарного знака. Но, к сожалению, бывает так, что, осознав важность этой регистрации, оценив свое обозначение на охраноспособность, заплатив пошлину, подав заявку и прождав год решения о регистрации, заявитель узнает о том, что регистрация его обозначения в качестве товарного знака не возможна. Выходит, что вся проделанная работа, ожидания, планы на защищенный регистрацией товарный знак – все зря? Нет, не все потеряно! Отмечу, что раньше заявителей не уведомляли о невозможности регистрации обозначения, а сразу выносили решение об отказе в регистрации товарного знака. Сейчас, когда малоприятная новость о невозможности регистрации стала приходить из Роспатента в виде уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, появилась возможность приводить свои доводы в защиту регистрации, высказывать свое несогласие с мнением эксперта. В настоящее время мы активно пользуемся возможностью предоставления ответа на уведомление Роспатента с целью защиты товарного знака. И зачастую приведенные доводы заставляют эксперта изменить свое мнение. Хочу привести примеры, которые подтверждают, что можно опровергнуть мнение эксперта Роспатента и вместо отказа получить решение о регистрации товарного знака: 1. В декабре 2002 г. на регистрацию было отправлено словесное обозначение «Гарна». В ноябре 2003 пришло уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором было сказано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве ТЗ на основании п.1 ст.6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (Далее Закон о ТЗ) и п. 2.3.(1.5) Правил, как носящее хвалебный характер (см. Русско-украинский, Украинско-русский словарь «Гарний – хороший; красивый; изящный, «гарна» - ж. р.), и в отношении заявленных товаров и услуг указывает на свойства и носит хвалебный характер. На данное уведомление был направлен ответ, в котором приводились убеждающие, противоположные мнению эксперта, аргументы в защиту регистрации обозначения. Мы пытались доказать, что заявленное обозначение не носит хвалебного характера и объяснили свою позицию следующим образом: слово «Гарна» является украинским словом. Стоит заметить, что украинским языком владеет очень малая часть населения, а слова «гарний», «гарна» не являются общеупотребительными и поэтому не понятны основной части русскоязычного населения. А если рядовому потребителю не известно слово, то он не может его расценивать как слово, имеющее хвалебный характер. Кроме этого, краткое прилагательное женского рода «гарна» носит хвалебный характер, только если стоит рядом с существительным. В нашем случае это не так. Данное обозначение является субстантивированным существительным, которое утратило хвалебный характер и приобрело отвлеченное значение. Таким образом, заявленное обозначение «Гарна» не подпадает под действие нормы п. 1 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 и п. 2.3.(1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенных в действие 29.02.1996. Эти доводы оказались достаточными для пришедшего в августе 2004 г. решения о регистрации ТЗ. 2. Второй пример касается ТЗ «Миллениум для двоих». Данное обозначение Роспатент не хотел регистрировать по причине сходства его с уже зарегистрированным ТЗ «Millennium» (№ свидетельства 208551). Противопоставление товарных знаков сходных до степени смешения – очень распространенная ситуация. Поясню, что в соответствии с п.1 ст.7 Закона о ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве ТЗ обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с уже зарегистрированными ТЗ, либо поданными на регистрацию обозначениями с более ранним приоритетом. Вопрос «Будут ли ТЗ сходными до степени смешения» достаточно сложен. Мнения, как правило, по данному вопросу неоднозначны. Бывает сложно из похожих товарных знаков выделить те, которые будут сходными до степени смешения, а какие будут похожи, но не на столько, чтобы потребитель мог перепутать их между собой. И именно эта проблема решалась в отношении ТЗ «Миллениум для двоих». В ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства мы сообщили, что не согласны с мнением экспертизы по поводу того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса. По нашему мнению, товарный знак, зарегистрированный под № 208551 , не является сходным до степени смешения с нашим товарным знаком, так как: а) В обозначениях разное количество слов: наше обозначение «Миллениум для двоих» - это словосочетание, состоящее из трех слов, а товарный знак «Millennium» № 208551 состоит только из одного слова; б) Присутствует смысловое (семантическое) различие. Слова «для двоих» являются охраноспособными элементами и имеют различительную способность, они играют важную роль при восприятии смысла словосочетания в целом. Их нельзя не брать во внимание. В словосочетание «Миллениум для двоих» заложено смысловое значение, говорящее о романтике, о любви, либо то, что создано для двоих близких людей. И именно слова «для двоих» конкретизируют этот смысл обозначения в целом; в) В написании используются разный алфавит, буквами которого написаны слова. В нашем обозначении – буквы русского алфавита, в противопоставленном нам товарном знаке – буквы английского алфавита; г) Используется разный шрифт в написании. Таким образом, между обозначением «Миллениум для двоих» и товарным знаком «Millennium, зарегистрированным под № 208551 нет сходства до степени смешения. В результате данного ответа пришло решение о регистрации товарного знака. 3. Приведу еще один пример с товарным знаком «Split». Причина, по которой его не хотели регистрировать, отличатся от предыдущих примеров. По мнению эксперта, «заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Split» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как словесный элемент представляет собой географическое название – город Сплит в Югославии, которое порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров и оказания услуг, которое не соответствует действительности. Основания: п.3 ст.6 Закона о ТЗ». Были предоставлены следующие доводы на вышеизложенное мнение: 1. Данное название города является малоизвестным, которые вряд ли может быть воспринято как место нахождения производителя. Заявленное географическое название практически неизвестно рядовому потребителю, стоит заметить, что и представление эксперта о месте нахождения г. Сплит ошибочно (г. Сплит находится в Хорватии, а не в Югославии), что подтверждает малоизвестность данного географического объекта. К тому же город этот не большой, численность населения – 200 тыс. человек. Малоизвестность географического названия особенно очевидна на территории Российской Федерации, так как регистрация испрашивается на территории России, а не на международном уровне. В соответствии с п.2.4.2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом Роспатента от 23.03.01 г. № 39), малоизвестным географическим названиям может быть предоставлена правовая охрана, тем более такое географическое название составляет только часть заявленного обозначения. 2. Кроме этого, в фонде зарегистрированных товарных знаков выявлены 2 товарных знака со словесными элементами «Split» и «Сплит»: № регистрации 193775, дата регистрации 2000.09.05 и № регистрации 149621, дата регистрации 1997.01.31. Данные словесные элементы тождественны нашему словесному элементу «Split», но этим товарным знакам предоставлена правовая охрана, а заявленному нами обозначению, исходя из содержания уведомления, предполагался отказ – что мы посчитали несправедливым. В результате на данный товарный знак было выдано свидетельство. На сегодняшний день есть еще немало примеров с аналогичными историями и положительным финалом – свидетельство на товарный знак в руках заявителей. К таким примерам относятся товарные знаки: «Атомстройкмплекс», «Бегемот», «Бизнес пак», Уралгидравлика (комбинированный ТЗ) и др. Ситуация с товарным знаком «Атомстройкомплекс» показательна с той точки зрения, что клиент, прежде чем обратится к нам за регистрацией, потратил три года на контакты с другими фирмами, которые взялись было помочь, но в силу недостаточной профессиональной компетенции так и не смогли это сделать. Им неоднократно отказывали в регистрации по тем или иным причинам, главная из которых это отсутствие различительной способности, так как слово более чем наполовину состоит из сокращения общепринятого для отрасли строительства - «стройкомплекс». Т.е., предполагается, что потребитель товаров и услуг не может быстро идентифицировать одного конкретного производителя среди целого ряда фирм, в названии которых есть слово «стройкомплекс». Вожделенная различительная способность, которая может помочь в получении исключительных прав на всю Россию, может быть приобретена заявителем в результате длительного использования, повлекшего за собой такой эффект, как общеизвестность (большинство потребителей определенного товара или услуги на всей территории Российской Федерации знают товар, услугу, производителя). Общеизвестность - это сложный, протяженный во времени и очень дорогой путь. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С в целях оптимального решения задачи, сделали безошибочный ход, акцентировав внимание регистрирующего органа на часть «АТОМ» составного слова «АТОМстройкомплекс», при помощи графических средств выделив «АТОМ» в логотипе, для достижения эффекта его доминирования над «стройкомплексом». В результате были получены исключительные права на товарный знак. Таким образом, не всегда мнение эксперта в уведомлении может быть последним и решающим. Нужно только внимательно изучить имеющиеся материалы: противопоставленный ТЗ, основания для предполагаемого отказа, законодательство и высказать мнение в защиту регистрации своего обозначения. От того, на сколько доводы будут убедительными, будет зависеть судьба вашего товарного знака. Кроме этого, есть способы, позволяющие изначально устранить причины для отказа в регистрации товарного знака. Для этого достаточно провести поиск, с помощью которого можно выявить, есть ли в фонде зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки и обозначения. Если найден зарегистрированный товарный знак, который препятствует регистрации нашему обозначению, то его можно попытаться аннулировать, но при этом должно быть соблюдено условие: регистрация должна быть получена не менее трех лет назад. Так как согласно п.3 ст.22 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Так, аннулирование зарегистрированного товарного знака «JAZZ» № свидетельства 154266 в Палате по патентным спорам, открыла дорогу для регистрации товарного знака «Джаз трэвел». Не всегда удается убедить патентного эксперта встать на нашу сторону при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака. Редко, но бывает, что нашему клиенту отказывают по разным основаниям. Зачастую мы, более чем успешно, обжалуем незаконные, на наш взгляд, отказы в Палате по патентным спорам РОСПАТЕНТА (Федеральной службы по интеллектуальной собственности). Часто мы являемся в Екатеринбурге «последней инстанцией», так как помогаем обжаловать отказы по товарным знакам, которые не мы регистрировали, тем самым, исправляя ошибки юристов других фирм. Такая услуга как представительство интересов клиентов по вопросам отказа в регистрации товарных знаков в Палате по патентным спорам в практике ИНТЕЛЛЕКТ-С достаточно обширна. Примером отмена отказа в регистрации товарного знака является «Лапин» (магазин кожаных перчаток). Позиция патентного эксперта РОСПАТЕНТА выражалась в том, что он посчитал наш товарный знак воспроизведением известной русской фамилии Лапин: военачальник (1899-1937), русский писатель (1905-1941), советский философ (р.1931), советский ботаник (1909-1986). Дело еще осложнялось тем, что фамилия нашего клиента – заявителя не совпадала с товарным знаком, на который испрашивалась регистрация, что, по мнению эксперта, могло ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С представили в Палату по патентным спорам свою позицию и смогли доказать, что Лапин это родовая фамилия заявителя. Так же последовательно были опровергнуты другие доводы государственного патентного эксперта, в результате чего отказ отменили, а товарный знак зарегистрировали. В заключении, необходимо сказать, что регистрация товарного знака, как и его разработка, процесс творческий и коммуникативный, в котором многое зависит не от правильного заполнения регистрационных форм, а от профессиональной подготовки юристов, хитрости и ловкости в формулировках документов, гибкости общения с чиновниками, успешном обжаловании незаконных действии регистраторов. Ведущий юрист отдела интеллектуальной собственности Агентства юридической безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С Вересова Светлана Вячеславовна |