Чем чревата недобросовестная регистрация товарного знака агентом?

Авторы рассказывают о возможных последствиях регистрации товарного знака агентом или представителем владельца товарного знака на свое имя без разрешения последнего.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной Конвенцией (подпункт 3 п, 1 ст, 28 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, введенными в действие с 27 декабря 2002 г.). Указанное положение введено в российский закон на основании ст. 6 septies Парижской конвенции. Комментарии к этой статье позволяют рассматривать в качестве агента также распространителя товаров, но не клиента.

Определение лиц, которые являются по существу представителями обладателя исключительного права на товарный знак, уже имеет место при рассмотрении споров в судебном порядке.

Товарный знак «SALTER Housewears»

Обращаясь с заявлением в суд, ООО «Физтех» указывало на следующие обстоятельства. ООО «Физтех» по заявке № 2000716227/50 с приоритетом от 29 июня 2000 г. зарегистрировало 11 сентября 2000 г. товарный знак № 220892 «SALTER Housewears» (неохраняемый элемент - Housewears).

17 декабря 2004 г. английская компания «Солтер хаусвеарз, лтд.» обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации товарного знака «SALTER Housewears». В основе возражений - ст. 6 septies Парижской конвенции и ст. 28 российского Закона о товарных знаках.

Решением От 14 мая 2005 г, № 2000716227/50 (916150) Палатой по патентным спорам регистрация товарного знака № 220892 «SALTER Housewears» была признана недействительной полностью по основаниям, указанным в возражении. Таким образом, ООО «Физтех» было лишено права на товарный знак. Истец считал решение Палаты незаконным, указывая на следующее.

Действительно, между ООО «Физтех» и компанией «Солтер хаусвеарз, лтд.» 1 июня 2000 г. было заключено соглашение о дистрибьюторстве. Однако, по мнению заявителя, ответчик при рассмотрении возражения и принятии решения неверно истолковал его содержание (а именно: п. 4.2 ii}), не учел того обстоятельства, что второе предложение данного подпункта содержит утверждение, что ООО «Физтех» не является юридическим представителем «Солтер хаусвеарз, лтд,», а следовательно, могло зарегистрировать на себя товарный знак без согласия иностранной компании.

Ответчик в отзыве с доводами заявителя не согласился, считает их неосновательными. Словесное обозначение «SALTER» зарегистрировано в качестве товарного знака на имя компании «Солтер хаусвеарз, лтд.» в ряде стран, в том числе и в стране происхождения - Великобритании.

Обладая исключительными правами на знак «SALTER» на территории Великобритании, компания «Солтер хаусвеарз, лтд.» имела намерения реализовывать производимые ею товары на территории Российской Федерации. С этой целью между компанией и заявителем 1 июня 2000 г. было подписано дистри-бьюторское соглашение, согласно которому компания назначила ООО «Физтех» исключительным дистрибьютором производимой ею продукции (в том числе кухонных и бытовых весов) на территории России. При этом соглашением особо оговорено лишь разрешение на использование дистрибьютором товарного знака компании «Солтер хаусвеарз, лтд.» на продукции и всех стимулирующих продажи рекламных материалах, касающихся реализуемой продукции. Таким образом, правообладатель товарного знака «SALTER» и правообладатель оспариваемой регистрации были связаны определенными отношениями, благодаря которым ООО «Физтех» стала доступна информация, имеющая отношение к продукции, маркированной знаком «SALTER».

При этом никакого разрешения на регистрацию указанного товарного знака правообладатель не получал. Доказательства, оправдывающие действия правообладателя по подаче заявки на регистрацию товарного знака «SALTER Housewears», отсутствуют, что дает основания считать их недобросовестным актом.

Истец в соответствии с положениями соглашения действовал именно в качестве распространителя изделий, маркированных знаком, и подал в России заявку на регистрацию товарного знака «SALTER Housewears», причем соглашение не предусматривало выдачи истцу разрешения на регистрацию указанного товарного знака в России.

Таким образом, истец нарушил положения подпункта 3 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках и ст. 6 septies Парижской конвенции, запрещающих регистрацию товарного знака агентом или представителем правообладателя, что и явилось основанием для принятия правомерного решения об аннулировании товарного знака.

Что касается ст. 4.2 ii) соглашения, то ее содержание относится к обязательствам дистрибьютора (истца) не принимать на себя каких-либо обязательств от имени компании (третьего лица), никоим образом не использовать кредит компании в качестве залога, а также не заключать каких-либо контрактов, обязательных для исполнения компанией.

Рассмотрев материалы дела, доводы и пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о неосновательности поданного ООО «Физтех» заявления. Суд не усмотрел нарушений Палатой по патентным спорам закона при принятии оспариваемого решения.

Оценив правоотношения сторон, основанные на соглашении о дистрибью-торстве, в том числе содержании п. 4.2 ii), суд пришел к выводу о том, что заявитель фактически является коммерческим (торговым) представителем в Российской Федерации, который должен приложить разумные усилия для продвижения товара на указанной территории, для чего компания разрешила ему использовать свой знак на товаре и всех материалах, его рекламирующих. При этом стороны оговорили, что дистрибьютор не является юридическим представителем компании, то есть представителем в узком смысле слова, когда заключенные им сделки могут повлечь возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей непосредственно у компании (ст. 182 ГК РФ). Суд считает, что ООО «Физтех», будучи распространителем изделий, носящих знак компании «Солтер хаусвеарз, лтд.», является ее представителем с точки зрения понятий, предусмотренных ст. 6 septies Парижской конвенции.

Руководствуясь ст. 65, 71, 176, 198 -201 АПК РФ, Арбитражный суд г. Москвы решением от 31 октября 2005 г. отказал в удовлетворении заявления ООО «Физтех» о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам.

Товарный знак «Bullerjan Буллерьян»

Второе судебное дело относится к товарному знаку №169852 «Bullerjan Буллерьян» и решалось в Девятом арбитражном апелляционном суде (постановление от 28 июня 2006 г. по делу № 09АП-1576/2006-АК), рассмотревшем апелляционную жалобу ЗАО «Прокк-Энерготекс» на решение Арбитражного суда г, Москвы от 17 января 2006 г. по делу №А40-50466/05-27-237.

Этим решением Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении заявления ЗАО «Прокк-Энерготекс» о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 8 января 2004 г., признавшим регистрацию товарного знака №169852 «Bullerjan Буллерьян» недействительной. При этом Арбитражный суд г. Москвы исходил из того, что оспариваемое решение было вынесено Палатой по патентным спорам правомерно, с соблюдением норм действующего законодательства, так как фирма «Энергетик ГмбХ» (Германия)¹ представила договор от 19 апреля 1993 г., согласно которому не давала разрешения АОЗТ «Фирма «Прок» регистрировать товарный знак «Bullerjan Буллерьян» на территории Российской Федерации. К тому же заявителем по неуважительной причине пропущен срок на подачу заявления в суд об оспаривании ненормативного акта.

Не согласившись с принятым решением, ЗАО «Прокк-Энерготекс» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить судебное решение и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявления. В апелляционной жалобе указывается, что судом не решен вопрос о подведомственности спора; не применены положения части 3 ст. 70 АПК РФ в части письменного признания третьим лицом («Энергетик гезельшафт фюр энергетехник мбХ») правомерности правовой оценки договора передачи прав на лицензию от 1 декабря 2005 г. как договора коммерческой концессии; неправильно применена норма материального права при толковании терминов «агент» и «представитель», приведенных в ст. 6 septies (I) Парижской конвенции.

Как видно из материалов дела, регистрация товарного знака № 169852 «Bullerjan Буллерьян» была произведена 2 декабря 1998 г. в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя АОЗТ «фирма «Прок», правообладателем которого является ЗАО «Прокк-Энерготекс».

В Палату по патентным спорам 14 января 2003 г. поступили возражения от фирмы «Энергетик ГмбХ», в которых указывалось, что регистрация товарного знака № 169852 произведена в нарушение требований ст. 6 Парижской конвенции. По результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам вынесла оспариваемое решение об удовлетворении возражений и признании указанной регистрации недействительной полностью.

Следует признать, что судом первой инстанции правильно применены нормы материального права, полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана верная оценка и установлены обстоятельства, имеющие значение для дела.

Довод заявителя о том, что судом не был рассмотрен вопрос о подведомственности споров, связанных с оспариванием регистрации товарных знаков, заявки на которые поданы с нарушением ст. 6 Парижской конвенции, несостоятелен, поскольку на момент подачи возражения против регистрации товарного знака № 169852 «Bullerjan Буллерьян» (заявление было подано 14 января 2003 г.) вступил в силу федеральный закон от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Ст. 28 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции, предусматривающей более широкий перечень оснований, по которым может быть оспорена регистрация товарного знака, и устанавливающей подведомственность споров, связанных с оспариванием регистрации товарных знаков. Согласно новой редакции ст. 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований, установленных данной Конвенцией.

Во втором абзаце п. 3 ст. 28 Закона установлено, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 3) п. 1 настоящей статьи, подается заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств -участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Палату по патентным спорам.

Таким образом, российское законодательство, действовавшее на момент подачи возражения против регистрации товарного знака № 169852 «Bullerjan Буллерьян», прямо предусматривало, что споры, связанные с оспариванием регистрации товарных знаков, заявки на которые были поданы с нарушением ст. 6 Парижской конвенции, относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Несостоятельна ссылка заявителя на ст. 2 федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», согласно которой рассмотрение возражений в отношении товарных знаков, зарегистрированных до даты вступления в силу настоящего закона, не рассмотренных до создания Палаты по патентным спорам, осуществляется последней с учетом требований, предусмотренных законодательством, действовавшим на дату подачи соответствующей заявки.

Так как приведенная норма предписывает руководствоваться не Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, действовавшими на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, которые по своей природе являются процессуальными нормами, а отсылает ее к материальным нормам соответствующего периода, которые устанавливали определенные требования к товарному знаку, заявленному на регистрацию, Палата по патентным спорам правильно применила указанную норму и при вынесении оспариваемого решения руководствовалась требованиями, предъявлявшимися к заявленному обозначению на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака № 169852 «Bullerjan Буллерьян».

Редакция Закона О товарных знаках, действовавшая на тот момент, действительно не предусматривала в качестве основания для признания регистрации товарного знака недействительной несоответствие последней требованиям Парижской конвенции в целом и ст. 6, а частности.

Однако часть 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливала, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. По смыслу части 4 ст. 15 Конституции РФ во взаимосвязи со ст. 48 Закона о товарных знаках а редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака № 169852 «Bullerjan Буллерьян», если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся s настоящем Законе, то применяются правила международного договора. Таким образом, ст. 6 Парижской конвенции являлась составной частью российской правовой системы на момент как подачи заявки на регистрацию товарного знака № 169852 «Bullerjan Буллерьян», так и рассмотрения возражения против его регистрации.

Данная норма в дополнение к Закону о товарных знаках (ст, 28) устанавливала требования, которым должны были соответствовать заявленные обозначения и несоблюдение которых являлось основанием для признания их регистрации недействительной. Довод заявителя о том, что суд не применил часть 3 ст. 70 АПК РФ и не отразил в протоколе судебного заседания факт признания третьим лицом правомерности оценки договора передачи прав на лицензию от 1 декабря 1994 г. как договора коммерческой концессии, не обоснован.

Поскольку заключение договора передачи прав на лицензию произошло 1 декабря 1994 г., то есть до введения в действие второй части ГК РФ, ее нормы в целом и о государственной регистрации договоров, в частности, к данному договору применению не подлежат.

Изложенное не означает согласие третьего лица с оценкой договора передачи прав на лицензию как договора коммерческой концессии. Данный договор не может быть признан договором коммерческой концессии, так как не содержит в себе его существенные элементы.

По договору передачи прав на лицензию третье лицо не передавало заявителю право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих третьему лицу. В частности, не. передавалось право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение. Указанный договор содержит только условие о передаче заявителю коммерческой информации, касающейся технологии производства калориферов «Буллерьян». Одного этого обстоятельства недостаточно для квалификации данного договора как договора коммерческой концессии.

Являются ошибочными довод заявителя о неправильном применении судом нормы материального права при толковании терминов «агент» и «представитель», приведенных в ст. 6 Парижской конвенции, и его вывод о том, что данные термины следует толковать исключительно на основании норм ГК РФ, поскольку они противоречат ст. 31 - 32 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., являющейся составной частью российской правовой системы. Согласно ст. 31 Венской конвенции договор должен толковаться в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора а их контексте, а также с учетом объекта и целей договора.

Надлежащее исполнение договорных обязательств, установленное ст. 309 ГК РФ, является одним из основополагающих принципов, в соответствии с которым строится вся система гражданских и торговых правоотношений. Регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками контрагента, без согласия последнего и в противоречие с условиями заключенного с ним договора, нарушает данный принцип. Такая регист-рация может привести к смешению в отношении предприятий, промышленной или торговой деятельности сторон договора, что не соответствует ст. 10 Парижской конвенции.

В силу ст. 32 Венской конвенции возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовительным материалам и обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее из применения ст. 31 указанной Конвенции.

Подготовительные материалы, использованные в ходе Лиссабонской конференции, состоявшейся 31 октября 1958 г., по результатам которой положения Парижской конвенции были подвергнуты определенному пересмотру, свидетельствуют: при толковании терминов «агент» и я представитель» следует исходить не из узкого юридического значения этих терминов, присущего отраслям гражданского и торгового права, а из такого их значения, которое охватывало бы и распространителей продукции владельца товарного знака, состоящих с ним в определенных договорных правоотношениях.

Следует признать, что суд первой инстанции правильно оценил договор передачи прав на лицензию от 1 декабря 1994 г., заключенный между заявителем и третьим лицом, так же, как и юридический статус его сторон, установив, что третье лицо как владелец международного товарного знака № 490878 «Bullerjan», действующего во многих странах Союза по охране промышленной собственности, не давало разрешения заявителю на регистрацию одноименного товарного знака в Российской Федерации, и что какие-либо обстоятельства, оправдывающие такую регистрацию, отсутствуют, и применение ст. 6 Парижской конвенции в данном случае является законным и обоснованным.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что решение принято в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, поэтому оснований для его отмены не имеется. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, касаются обстоятельств, которым дана надлежащая оценка судом первой инстанции. Они не опровергают выводов суда и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены решения.

С учетом изложенного, а также ст. 48 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст. 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 15 Конституции РФ, руководствуясь ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 января 2006 г. по делу № А40-50446/05-27-237 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 6 сентября 2006 г. № КА-А40/8195-06 оставил решения нижестоящих судов без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Следует отметить, что приведенные выше российские судебные решения ни на шаг не отступили от принятых в мире принципов защиты объектов интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции.

¹ Интересы немецкой фирмы «Энергетик ГмбХ» представляли специалисты юридической фирмы «Городисский и партнеры».