В последнее время значительно участились случаи предъявления фирмам, работающим на российском рынке, претензий о нарушении патентных прав с последующими попытками возбуждения уголовного дела в отношении лиц, не уступивших требованиям, изложенным в претензии. Очень часто такие действия предпринимаются патентообладателями, использующими свой патент с единственной целью давления на конкурента. В качестве объекта таких атак оказываются и российские, и иностранные фирмы, как большие, так и малые. К такого рода претензиям следует отнестись очень серьезно, чтобы в дальнейшем не оказаться в трудном положении. Следует констатировать, что в настоящее время следственно-судейская практика во многом «благоволит» к такого рода «потерпевшим». Уголовное дело в отношении руководителей фирмы «нарушающих» патентные права «потерпевших» может стать серьезным препятствием для нормальной экономической деятельности. Зачастую для таких «уголовно-правовых» претензий используются патенты на полезную модель, выдаваемые в соответствии с Патентным законом явочным порядком (без проведения экспертизы существа патентуемого технического решения на предмет его патентоспособности). Если в качестве полезной модели в патенте детально описано даже уже известное устройство, существуют определенные сложности в последующем признании недействительным такого патента, так как найти ссылку из уровня техники, раскрывающую все такие признаки бывает затруднительно. На этом часто и основывается расчет таких «патентообладателей». Другой категорией патентов, используемых в подобных схемах, могут быть патенты на изобретения, полученные путем введения в формулу изобретения признаков, специально описанных категориями, трудными для понимания эксперта Патентного ведомства (всем известный пример патента на бутылку, поверхность которой была описана как «кривая второго порядка»). Экспертиза таких изобретений зачастую не в состоянии критически оценить их патентоспособность именно из-за таких «трюков». Существенной особенностью российской системы защиты прав патентообладателя является наличие уголовно-правовой нормы, защищающей исключительные права патентообладателя. Оговорюсь, что уголовная защита исключительных прав по патенту в случае, если факт нарушения установлен судом при рассмотрении иска, известна многим правовым системам. В этом случае такое деяние рассматривается, как невыполнение решения суда, то есть преступление против правосудия. Своеобразием российского законодательства является то, что оно позволяет обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела против нарушителя вместо обращения в суд с гражданским иском. Изучение существующей практики уголовных дел о нарушении патентных прав показывает, что выводы об использовании патента в них зачастую являются безосновательными. Особенно эффективными для сомнительного обоснования использования патента являются ссылки на эквивалентность признаков используемого объекта и признаков независимого пункта формулы патента (это возможно, так как нормативное определение эквивалентности отсутствует). В ряде случаев заключения об эквивалентности просто потрясают своей «нетривиальностью» (чтобы не сказать заведомой ложностью). То есть закон настолько суров, насколько и гибок. Иными словами, в настоящее время в позиции подозреваемого, обвиняемого и осужденного может оказаться абсолютно любой «хозяйствующий субъект», не уступивший настойчивым требованиям «патентообладателей» независимо от того, использует он в действительности патент или нет. Конечно, критическим в данной схеме является умение таких «патентообладателей» правильно использовать текущее своеобразие уголовно-правовой системы нашей страны. К счастью не все лица, выдвигающие патентно-правовые претензии, имеют реальную возможность успешного использования отдельных аспектов правоприменительной практики, в противном случае фактов обвинительных приговоров было бы гораздо больше. Противоречие существующей статьи 147 Уголовного кодекса РФ Конституции Российской Федерации очевидно патентным юристам. Также очевидно, что ни в одной цивилизованной стране такого правового феномена не наблюдается. Введение уголовной ответственности как таковой за нарушение патентных прав, само существование которых в законном порядке ретроактивно оспоримо (патент может быть признан недействительным, то есть юридически не существовавшим), является ошибкой требующей немедленного исправления. Примечательно, что проверить действительность патента с абсолютной точностью (то есть изучить весь предшествующий уровень техники) принципиально невозможно. То есть сомнения в действительности патента есть всегда и они неустранимы. «Сомнения – в пользу обвиняемого!» говорили древние. То же сказано в статье 49 Конституции РФ. Но в российской действительности испокон века было так: «При виде исправной амуниции – как презренны все Конституции!». Если патент признан недействительным (несуществовавшим), то как общество может вернуть личности годы, проведенные в местах лишения свободы? Лишение свободы как наказание за преступление, которого юридически не было – не слишком ли это? Причем речь идет не о следственной или судейской ошибке, а об ошибке в самом уголовном законе. Однако Конституционный Суд РФ хранит упорное молчание в отношении всех поданных жалоб на этот счет и, видимо, в связи с текущим моментом в дальнейшем будет стоять на страже существующей специфической формы законности (что может быть проще отказа по процессуальным соображениям). Учитывая существующие опасности привлечения к уголовной ответственности лиц, в действительности не совершивших преступлений по нарушению патентных прав, хотелось бы обратить внимание руководителей и юристов предприятий на возможные способы защиты от такого «воздействия». Предлагаемые краткие рекомендации позволят минимизировать риски, но полностью исключить нежелательный исход при существующей правоохранительной системе, к сожалению, не представляется возможным (это также нужно учитывать при принятии решения). Как известно, статья 32 Патентного закона РФ предусматривает, что за нарушение Патентного Закона наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная общая норма конкретизируется в частной норме уголовного закона, а именно в статье 147 УК РФ, которая действительно предусматривает уголовную ответственность за нарушение патентных прав при наличии определенных квалифицирующих признаков. Помимо уголовной ответственности за нарушение патентных прав установлена административная (статья 7.12 Кодекса об административных правонарушениях) и гражданско-правовая ответственность. Статья 147 УК РФ указывает, что преступлением является «Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб» В случае если крупный ущерб не причинен, те же деяния могут быть квалифицированы как административный проступок согласно ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях: «Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству». В случае нарушения патентных прав со стороны предприятия к уголовной ответственности могут быть привлечены руководители, издающие обязательные для исполнения указания. Однако уголовная (и административная) ответственность наступают только в случае наличия вины в действиях нарушителя (субъективная сторона правонарушения). В частности, вина должна быть в действиях упомянутых руководителей. Рассматриваемая статья уголовного кодекса описывает материальный состав преступления. То есть данная уголовно-правовая норма предполагает наступление общественно вредных последствий (крупный ущерб). Поскольку неосторожность в качестве вида вины в статье 147 УК РФ не указана, то должен иметься умысел на совершение преступления. Умысел может быть прямым и косвенным. При прямом умысле нарушитель знает, что незаконно использует действующий патент РФ, что запрещено и может повлечь причинение крупного ущерба (интеллектуальная сторона умысла), и желает совершить нарушение и нанести ущерб (волевая сторона умысла). При косвенном умысле нарушитель также знает, что незаконно использует действующий патент РФ, что запрещено и может повлечь причинение крупного ущерба (интеллектуальная сторона умысла), и хотя прямо не желает, но сознательно допускает нарушение и нанесение ущерба. Именно поэтому важной составляющей умысла является знание о факте незаконного использования патента. Незаконным использованием изобретения считаются действия, описанные в статье 10 Патентного закона РФ: «Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец». Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, по такому использованию. То есть лицо должно знать, что имеется действующий патент РФ, все признаки независимого пункта формулы которого использованы, например, в определенном продукте. Далее такое лицо должно осуществлять коммерческое применение или введение в гражданский оборот данного продукта (т.е. использовать запатентованный продукт). При этом лицо должно желать причинение крупного ущерба, либо сознательно допускать причинение крупного ущерба. Что делать, если получена претензия о нарушении патентных прав с недвусмысленным предупреждением уголовно-правового характера ? Например, Вам сообщили, что имеются некоторые патенты РФ, якобы использованные Вами (вашей фирмой) при поставке продукции. Для того, чтобы убедиться, нарушаете ли Вы патентные права «правообладателей» необходимо выяснить: 1) являются ли данные патенты действующими (уплачивается ли пошлина за поддержания патента в силе); 2) действительно ли в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента; 3) являются ли действия, которые Ваша организация совершает, коммерческим использованием запатентованного решения. 1. Установить, является ли патент действующим можно путем обращения к сведениям Государственного реестра (соответственно изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) либо путем запроса официальной выписки из Государственного реестра Роспатента (Москва, Бережковская наб., д.24), либо путем поиска в официальной базе данных на сайте Роспатента в Интернете (www.fips.ru, далее в раздел «Информационные ресурсы», далее – в подраздел «Открытые реестры», далее - в соответствующий реестр, например, «Реестр изобретений»). После ввода номера соответствующего патента откроется окно с данными о таком патенте, причем в верхней строчке будет указано, действует он или нет. Важным является вопрос -действовал ли патент на момент совершения действий, которые могут быть признаны нарушением. В случае если патент не действовал, то нет и нарушения. Для полного анализа следует учитывать, что Патентный закон РФ (статья 30-1) позволяет восстановить действие патента, досрочно прекратившего свое действие из-за неуплаты пошлины в течение 3 лет. 2. Определить, использован патент в изделии или нет может только специалист-патентовед. В этом смысле все «предупреждения» заинтересованных правообладателей о якобы использовании патента (не сопровождающиеся заключениями компетентных специалистов-патентоведов) не могут являться надлежащими предупреждениями об использовании патента. Действительно, правильно определить факт того, что в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента возможно только с привлечением специалиста-патентоведа (например, патентного поверенного) обладающего помимо патентоведческого образования познаниями в области техники, которой относится продукция (например, химия в случае химического соединения или механика, в случае механического устройства). Как правило, голословные утверждения патентообладателей об использовании принадлежащего им патента либо сделаны вообще без специалистов, либо подкрепляются непонятными с правовой точки зрения доводами патентоведов, не имеющих технического образования в той области техники, в отношении которой они высказываются (например, патентовед-медик рассуждает об использовании какого-нибудь механического устройства, не представляя себе его суть). Привлечение патентного поверенного РФ предпочтительнее, поскольку его квалификация по работе с соответствующим объектом интеллектуальной собственности удостоверена квалификационной комиссией Роспатента (данные о патентном поверенном имеются в Государственном реестре патентных поверенных). Кроме того, качество услуг, оказываемых патентным поверенным должно соответствовать стандартам установленным Положением о патентных поверенных РФ, утвержденных Правительством РФ. Факт использования (или неиспользования) изобретения или другого объекта устанавливается путем сопоставительного анализа каждого из признаков независимого пункта формулы патента и признаков, характеризующих продукцию. В случае, сели специалистом установлено отсутствие использования патента в изученной продукции, то специалист должен дать соответствующее письменное заключение. Данное заключение (о неиспользовании патента) является обстоятельством, исключающим уголовную и административную ответственность за нарушение данного патента. Лицо, добросовестно получившее заключение специалиста об отсутствии нарушения патента не имеет умысла на нарушение патентных прав, поскольку такое лицо знает, что патент им не нарушается. В случае, если специалист дал ошибочное заключение об отсутствии нарушения патента, ситуация в отношении уголовной ответственности не меняется. Речь идет об известной отрасли уголовного права институте юридической ошибки. Предприниматель, производящий продукцию не может определить факт использования патента и поэтому должен руководствоваться заключением добросовестного специалиста. Разумеется, вышесказанное относится только к добросовестным действиям предпринимателя и специалиста. Кстати, квалификация патентного поверенного, предоставившего сомнительное заключение, может быть обжалована в Апелляционной комиссии Роспатента, что является дополнительной гарантией качества заключения именно патентного поверенного, а не просто патентоведа. В случае, если все же патент окажется использованным (например, это будет установлено в ходе экспертизы, назначенной судом) речь может идти только о гражданско-правовой ответственности предпринимателя (предприятия), но не уголовно-правовой ответственности руководителей предприятия. При этом по решению суда предприятие, использовавшее патент без согласия патентообладателя, должно будет возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) в доказанном в суде объеме. Очевидно, что реального ущерба (реально понесенные расходы на восстановление нарушенного права) как такового у патентообладателей, «специализирующихся на выдвижении претензий, как правило, не бывает, и речь может идти только об упущенной выгоде, доказывание которой лежит на правообладателях. Часто бывает ситуация, что организация «перепродает» чужую продукцию. Зачастую поставщик таких товаров утверждает, что у него продукция «защищена» своими патентами и Вам, соответственно, не страшны патентные претензии третьих лиц. Это не совсем верно. Наличие у Вашего поставщика собственных патентов на какие-то части поставляемых изделий (либо на какое-то решение, воплощенное в продукции), не является решающим. Следует учесть, что в одном изделии может быть использовано несколько патентов. Возможна ситуация, когда использован и патент Вашего правообладателя, и патент Правообладателя, выдвигающих претензии. То есть наличие у Вашего поставщика патента само по себе не является обстоятельством существенно, изменяющим правовою квалификацию ситуации Иногда при поставках продукции для коммерческих нужд (например, для последующей перепродажи) поставщик утверждает о наличии у него лицензий правообладателей, либо каких-то писем-разрешений. Наличие лицензионных договоров с Вашим поставщиком у лиц выдвигающих в последствии претензии, являются очень важным обстоятельством. Действительно, в случае подтверждения данной информации вообще какая-либо ответственность за использование патента в поставленной таким поставщиком продукции исключена в силу принципа исчерпания патентных прав (абзац 6 статьи 11 Патентного закона РФ). 3. Необходимо четко установить осуществляете ли Вы коммерческое использование продукции (в которой предположительно использован патент правообладателей) или нет. В случае, если Вы лишь являетесь конечным потребителем и используете продукцию для собственных нужд, ответственность за нарушение патента полностью исключается. Это прямо следует из абзаца 4 статьи 11 Патентного закона. При этом важно, чтобы Вы не извлекали дохода непосредственно от использования изобретения. Например, если запатентована кофейная машина, то применение данной машины в офисе для сотрудников фирмы не будет нарушением патента. Однако, если вы будете использовать данную машину в кофейне, то такое применение будет признано коммерческим, так как направлено на извлечение дохода. Обобщая сказанное можно предложить следующий алгоритм действий при получении претензии. 1) Проверьте действительность патентов правообладателей (Да/НЕТ); 2) Получите квалифицированное заключение патентного поверенного об использовании/не использовании патента (ДА/НЕТ); 3) Определитесь, является ли использование, осуществляемое Вашей организацией коммерческим (ДА/НЕТ); Если хотя бы один из вопросов будет иметь отрицательный ответ, то ответственность за нарушение патента исключается. Правда, следует оговориться, что это заключение дано с позиции «чистого права», а текущее правоприменение может быть очень далеко от идеального. В случае, если имеет место коммерческое использование продукции, в которой использован патент, то необходимо определить, либо Вы согласны с фактом использования патента – тогда следует начать переговоры о заключении лицензионного договора с правообладателем. Добросовестное обращение к правообладателю с предложение заключить лицензионный договор и обсуждение условий данного договора исключают уголовную ответственность в силу отсутствия умысла на нарушение. Следует учитывать, что выплаты по лицензионному договору (разовый платеж и/или временные платежи-роялти), правомерны только после регистрации договора в Роспатенте. Без такой регистрации лицензионный договор недействителен и все платежи по нему неправомерны. Часто недобросовестные патентообладателя предлагают оформить плату за использование их патента другим образом (членские взносы, благотворительные пожертвования в различные фонды, оплата консультационных услуг, добровольное страхование и т.д.), что является незаконным. Если Вы не согласны с правомерностью выдачи патента или считаете, что у Вас имеется право преждепользования (вы добросовестно использовали запатентованный объект до даты приоритета патента), то возможны следующие действия: 1. подача возражения против выдачи патент (статья 29 Патентного закона) как несоответствующего условиям патентоспособности (промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень); 2. подача искового заявления с требованием к патентообладателю признать имеющееся у Вас право преждепользования. Для признания патента недействительным как несоответствующего условиям патентоспособности «новизна» или изобретательский уровень» необходимо либо иметь доказательства открытого применения изобретения до даты приоритета патента, либо ссылки (то есть печатные публикации) с более ранней датой, в которых раскрыт запатентованный объект (либо в одной ссылке раскрыт аналог, а другой отличительные признаки, использованные для решения той же технической задачи). Поскольку Палата по патентным спорам принимает только письменные доказательства, факты открытого применения должны быть подтверждены документально. Наличие гражданско-правового спора по объекту интеллектуальной собственности теоретически исключают уголовную ответственность в силу отсутствия умысла на нарушение (Вы оспариваете само право). Однако в случае отрицательного результата (иск и/или возражение не удовлетворены), возможна гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав (то есть возмещение доказанных правообладателем убытков). Хочется надеяться, что приведенные в данной статье краткие рекомендации будут полезны добросовестным участникам экономической деятельности противостоять напору «патентообладателей», чьи действия по ряду причин нельзя считать добросовестными. Залесов А.В., к.ю.н., патентный поверенный РФ, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент» (Москва), «Интеллектуальная собственность», №10, 2006 По материалам |