Интеллектуальную собственность (далее ИС) можно использовать как рычаг в руках инвестора, с помощью которого можно влиять на процесс влияния инвестиций и в определенной степени гарантировать права инвестора. Договоримся, что под термином «инвестиции» понимается предоставление кредитором финансовых средств должнику на любых условиях (кроме безвозмездных), то есть когда целью кредитора является не только возврат вложенных средств, но и получение прибыли от сделки. Например: некое предприятие или предприниматель владеет патентом на новую технологию. Для его освоения необходимы средства на технологию и прочие капиталовложения. Имеется и потенциальный кредитор, готовый финансировать проект при условии гарантии своих интересов. В этом случае отношения между кредитором и должником могут быть оформлены двумя последовательными сделками: 1-я – должник уступает свой патент кредитору; 2-я – кредитор выдает должнику (то есть бывшему патентообладателю) полную возмездную лицензию на использование этого патента в течение нескольких лет. При этом срок действия лицензионного договора рассчитывается исходя из предполагаемой рентабельности будущего производства и величины прибыли инвестора. Возникает вопрос: а как построить дальнейшие отношения сторон, то есть, как вернуть патентные права обратно действительному патентообладателю после его добросовестного расчета с кредитором? Здесь есть два варианта: 1-й – срок лицензионного договора предусматривается равным сроку действия патента, при этом возмездная форма лицензии переходит в безвозмездную с момента добросовестного выполнения лицензиатом своих обязательств по платежам; 2-й – в лицензионном договоре прямо или в завуалированной форме можно обязать кредитора вернуть патент должнику после выплаты им долга. Предложенная схема взаимоотношений сторон позволяет добиться такого положения, когда кредитор (то есть новый патентообладатель) после предоставления полной лицензии должнику (прежнему патентообладателю) не будет иметь возможности распоряжаться патентом каким-либо образом, например, предоставлять лицензии конкурентам должника, а последний будет иметь абсолютно все права по использованию патента, кроме уступки его третьим лицам. Поскольку процесс заключения обеих сделок (по уступке патента и предоставлению лицензии), а также процесс их легализации занимает достаточно протяженный период, то во избежание неприятных неожиданностей, которые могут за это время возникнуть, советую оба договора готовить и подписывать одновременно, а дату заключения лицензионного договора поставить после государственной регистрации сделки по уступке патента. Что мы достигаем таким путем? 1. За срок действия возмездной лицензии должник возвращает кредитору основной долг и прибыль в виде лицензионных платежей. При этом кредитор, в принципе, может получить больше того, на что рассчитывал. 2. Кредитор (в силу особенностей отношений сторон по лицензионному договору) имеет право на доступ к документации должника и таким образом может обезопасить себя от надувательства. 3. Самое главное – кредитор имеет право прекратить лицензионный договор (если должник не выполняет обязательств по платежам), а затем блокировать производство должника, используя запретную функцию патента. Такого многогранного и весомого эффекта по контролю за инвестициями нельзя было бы добиться, если бы отношения между должником и кредитором были оформлены только кредитным договором. Если промышленник и инвестор желают заключить именно кредитный договор, то в качестве гарантии возврата кредита можно использовать залог нематериальных активов должника. Например: кредитор и должник подписывают кредитный договор под залог патента, принадлежащего должнику. В залоговом договоре, который является частью собственно кредитного договора, предусматривается также возможность должника пользоваться всеми правами патентообладателя, кроме уступки патента третьему лицу, или использование этого патента как объекта залога в иных сделках. В соответствии с законодательными положениями о залоге, в случае невыполнения должником своих обязательств, предмет залога (в нашем случае патент) должен быть продан кредитором с публичных торгов. Таким образом обеспечивается его реальная рыночная стоимость. Из полученной от продажи выручки кредитор оставляет себе причитающееся ему по кредитному договору, а также компенсирует свои расходы по организации продажи. Остальное, если оно есть, возвращается должнику. Из этого вытекает одно важное обстоятельство: залоговая стоимость предмета залога должна быть меньше его предполагаемой стоимости. Какие же сложности возникают при использовании в качестве объектов залога нематериальных активов (например, патентов)? 1. ИС не является товаром всеобщего или даже широкого пользования. Круг потребителей конкретного объекта ИС чрезвычайно узок. К тому же, как правило, для реального использования такого объекта требуется не только формальное право, но и много других составляющих, например специальное оборудование или сопутствующие патенту ноу-хау, которые остаются в распоряжении прежнего владельца патента. 2. Процедура легализации сделки по уступке патента длительна и сложна. Она может быть счастливо завершена лишь при желании обеих сторон. Таким образом продать патент с аукциона практически нереально и к тому же заставить патентообладателя оформить уступку патента нежелательному лицу (например, своему конкуренту) тоже будет непросто, то есть проблем с такой «гарантией» у кредитора будет больше чем без нее. При каких же условиях эта схема может быть все-таки использована на практике? 1. Если патент имеет реальный коммерческий вес на рынке. 2. Если в договоре залога предусмотрена обязанность должника добросовестно выполнять все зависящие от него физические и юридические действия по передаче прав на патент любому претенденту, выбранному кредитором. 3. При одновременном подписании всех необходимых документов по оформлению кредита, залога и уступке патента. Последний договор подписывается патентообладателем до указания его правопреемника, и дата, естественно, не проставляется. Эта превентивная мера оказывается достаточно действенной и обеспечивающей выполнение должником своих обязательств. В обоих рассмотренных выше случаях вместо патента как объекта ИС может быть использован товарный знак. Имеются, конечно, особенности оборота этого объекта ИС, но они, в принципе, не препятствуют (а в ряде случаев даже помогают) инвестору добиться от должника желаемого. Например, за счет того, что должник одним товарным знаком, как правило, маркирует весь ассортимент своей продукции, тогда как патент используется зачастую при изготовлении лишь одного изделия. Таким образом перспектива потерять контроль над своим товарным знаком может быть весьма серьезным уроном для должника. Бывает ситуация, когда уступка патента, либо использование его в качестве объекта залога неприемлема для должника. Он во что бы то ни стало хочет сохранить контроль над ним. В этом случае должник может на определенное время передать исключительное право кредитору на одно из основных полномочий, вытекающих из патента. Например, исключительную или простую лицензию на продажу запатентованного товара. Условия лицензии должны быть рассчитаны так, чтобы за время ее действия кредитор смог вернуть себе причитающееся по кредитному договору. Кроме того, лицензионный договор должен содержать принципы (условия), обеспечивающие кредитору-лицензиату более выгодное положение на рынке сбыта товара. В этом варианте кредитору предстоит приложить дополнительные усилия для получения своей выгоды, самостоятельно продавать товар должника. Но именно это обстоятельство и является гарантией того, что интересы кредитора будут соблюдены. В лицензионном договоре на право продажи можно предусмотреть и такую ситуацию, когда товар должника потеряет позицию на рынке еще до того, как кредитор получит полностью свою выгоду. Если это происходит по вине кредитора-продавца, то должник не должен компенсировать ему потерю. Если же причиною этому будет виновное поведение должника либо объективные обстоятельства, то должник обязан будет компенсировать кредитору недостающее из своих источников. Заключение Все вышесказанное может быть основой для развития самых разных схем и комбинаций гражданско-правовых сделок с участием объектов интеллектуальной собственности. Сегодня в практике еще редко встречаются «не типовые», нелицензионные договоры. А ведь это весьма емкий и многоплановый документ. В нем можно добиться как паритетного положения сторон, так и серьезного превалирования интересов одной из сторон. В случае, когда лицензионный договор используется как второй план к кредитному и служит гарантом его выполнения, превалирование интересов инвестора просто необходимо. Но следует блюсти и интересы должника, чтобы не допустить его чрезмерного порабощения кредитором. Баланс на этой грани и есть искусство патентного поверенного. И соблюсти его вполне возможно, так как условия лицензионного договора регулируются законодательством РФ в очень слабой степени, а в основном они являются продуктом согласия сторон сделки. Автор: Стенли Соммерсби, бизнес консультант, основатель и президент бизнес-проекта , автор публикаций в области маркетинга, брендинга, франчайзинга, рекламы, pr, реорганизации бизнеса, формировании лояльности и мотивации, hr, автор и ведущий различных бизнес-тренингов. Источник: |