Анализ судебной практики – неотъемлемая часть работы квалифицированного юриста. Ведь судебная практика – это устойчивая линия в поведении судов при разрешении сходных споров. И она позволяет делать прогнозы об успехе того или иного дела, содержит подсказки и профессиональное толкование правовых норм. Настоящей публикацией наша фирма начинает серию обзоров судебной практики по рассмотрению споров, в которых обеим сторонам принадлежат исключительные права на разные или одинаковые объекты интеллектуальной собственности. Материалом для обзора будут служить судебные акты, как доступные из правовых баз данных, так и принятые по делам, которые вели наши сотрудники. Одной из самых сложных спорных ситуаций, при анализе которой требуется особо тонкий подход, является ситуация, когда одной стороне принадлежит словесный товарный знак (или комбинированное обозначение с охраняемым словесным элементом), а другая сторона, являясь юридическим лицом, имеет фирменное наименование с этим словесным элементом. При этом сфера их деятельности совпадает. В таких спорах обычно владелец товарного знака предъявляет иск и опирается при этом на нормы Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». А юридическое лицо строит свою защиту на утверждении, что оно не использует чужой товарный знак, а использует свое фирменное наименование. Напомним читателям два основных момента, закрепленных в законодательстве, на основе которых суды и разрешают подобные споры. Во-первых, товарный знак – это средство индивидуализации товаров, работ и услуг, а фирменное наименование – это средство индивидуализации фирмы в целом как субъекта прав. Во-вторых, фирменное наименование – это не только произвольное название (например, «АКОС»), но и указание на организационно-правовую форму (Общество с ограниченной ответственностью, Закрытое акционерное общество и т.д.). Эти позиции позволяют судам с уверенностью удовлетворять иски владельцев товарных знаков, когда нарушитель использует на упаковке товара только произвольную часть своего фирменного наименования. Какие-либо оправдания ответчика со ссылкой на свое исключительное право в отношении фирменного наименования не принимаются во внимание. Во-первых, он не использует свое фирменное наименование, а лишь его элемент. Во-вторых, фирменное наименование никак не может использоваться для индивидуализации самого товара. В этом вопросе приоритет отдается праву на товарный знак. Конечно, это не значит, что если произвольная часть фирменного наименования производителя зарегистрирована в качестве товарного знака третьим лицом, то производитель вообще не может указывать свое полное название на упаковке или этикетке. Он даже обязан это делать. И такой спор рассматривался в арбитражном суде в 2000-м году. Владелец товарного знака «ФарМакон» предъявил иск о нарушении прав на этот товарный знак к производителю лекарственных препаратов ООО «Фирма «Фармаком», который указывал это свое наименование на упаковке. Установив сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, суд первой инстанции удовлетворил иск. Отменяя данное решение, суд кассационной инстанции указал, что «судом не были оценены доводы ответчика об использовании им не товарного знака истца, а своего зарегистрированного в установленном порядке фирменного наименования, которое оно должно иметь (ст. 54 ГК РФ) и указывать на своей продукции в соответствии со ст. 9 Закона РФ “О защите прав потребителей”». Но думается, что если из обстоятельств использования ответчиком фирменного наименования будет ясно видно, что он пытается индивидуализировать свою продукцию с помощью произвольной части наименования (например, помещает фирменное наименование в центр этикетки с явным выделением произвольной части), то суд должен признать нарушение прав на товарный знак третьего лица. Более сложные споры возникают, когда сталкиваются права на фирменное наименование и на знак обслуживания. Имеется в виду ситуация, при которой юридическое лицо под своим фирменным наименованием, а владелец знака обслуживания – под почти таким же обозначением, ведут деятельность по оказанию однородных услуг. С одной стороны, владелец знака обслуживания имеет исключительное право использовать его для обозначения услуг: указывать в рекламе и т.д. С другой стороны, и деятельность юридического лица по оказанию услуг неотделима от самой организации, и она должна иметь право указывать на себя как на лицо, оказывающее такие услуги. Из судебной практики известны следующие споры такого рода. Владелец товарного знака «Интерконт», зарегистрированного в отношении операций с недвижимостью, обратился в суд с иском к ЗАО «Интерконт-недвижимость» о запрете этой организации использовать фирменное наименование, включающее зарегистрированный товарный знак, в своей деятельности: в сделках, на вывесках, объявлениях, рекламе, на бланках и в ином виде. При этом он представил доказательства использования ответчиком в рекламе своей деятельности элемента «Интерконт недвижимость». Такими доказательствами являлись рекламные объявления. Суд первой инстанции в иске отказал. Суд апелляционной инстанции своим постановлением запретил ответчику использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца и его охраняемым компонентом – словесным обозначением «Интерконт» - в рекламной деятельности, деловой документации, в печатных изданиях, а также любое иное введение в хозяйственный оборот этого словесного обозначения в отношении однородных услуг. Суд кассационной инстанции, проверяя по жалобе ответчика законность вынесенных судебных актов и оставляя в силе постановление апелляционной инстанции, указал, что «выводы суда о нарушении истцом прав на товарный знак обоснованы, т.к. в вышеуказанных объявлениях отсутствует указание на организационно-правовую форму предприятия-ответчика – Общество с ограниченной ответственностью». Далее суд указал: «Что же касается объявлений ответчика в газетах, где содержатся указания на его организационно-правовую форму, то судом обоснованно признано использование фирменного наименования ООО «Интерконт-недвижимость» и указанные действия не признаны как нарушения прав истца на товарный знак «ИНТЕРКОНТ». Такое разрешение весьма сложного спора – яркий пример судебной практики, в котором прослеживается понимание обоих ключевых моментов, указанных нами в начале обзора. Можно встретить и иные решения, которые исходят из тех же принципов. Известно судебное дело, по которому ОАО «Автодом» требовал от ЗАО «Автодом» прекратить использование обозначения «Автодом», так как оно являлось зарегистрированным товарным знаком истца. Суд кассационной инстанции, подтверждая законность постановления апелляционной инстанции об удовлетворении иска, отметил: «Ответчик во всех печатных изданиях и рекламах использует не фирменное наименование: ЗАО со стопроцентными иностранными инвестициями «Автодом», а обозначение «Автодом», сходное до степени смешения с товарными знаками истца». И, наоборот, в деле, где ответчик использовал именно свое фирменное наименование с указанием на организационно-правовую форму, было отказано в иске, несмотря на то, что знак обслуживания был зарегистрирован в отношении тех же услуг. Суд пришел к выводу, что «указывая в рекламе свое фирменное наименование, ответчик пользовался своим исключительным правом». Таким образом, судебная практика пошла по тому пути, что использование фирменного наименования в том виде, в котором оно зарегистрировано, не признается нарушением прав на знак обслуживания. При этом, когда фирменное наименование добросовестно используется ответчиком полностью, суды, понимая, что при разрешении таких споров нужно исходить из принципа недопущения смешения организаций, их товаров и услуг, пытаются обосновывать отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений. Хотя вывод об отсутствии такого сходства зачастую бывает натянутым. Но иных подходов пока не выработано. А в оценку обстоятельств возникновения прав на товарный знак и фирменное наименования суды не входят. Однако в судебной практике известно дело, два раза доходившее до арбитражного суда кассационной инстанции (Дальневосточного округа), в котором был продемонстрирован иной подход. ЗАО «АКОС» обратилось к ООО «АКОС-2» и ЗАО «Находка – АКОС» с иском о прекращении нарушения права на товарный знак «АКОС». Истец просил запретить ответчикам использовать охраняемый элемент «АКОС» зарегистрированного товарного знака в коммерческой и рекламной деятельности, деловой документации и обязать их удалить их хозяйственного оборота деловую документацию с незаконно используемым обозначением «АКОС», в том числе из раздела учредительных документов «полное и сокращенное наименование». Каждая из сторон занималась оказанием услуг связи. Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что «Слово «АКОС» входит в фирменное наименование ответчиков и является средством индивидуализации предприятия, не имеющим отношения к товарному знаку истца». Суд кассационной инстанции отменил такое решение. Основными доводами судебного постановления стали следующие. «При рассмотрении спора суд не дал оценку действиям ответчиков, зарегистрировавших наименования, содержащие средство индивидуализации истца – наименование «АКОС» как участника экономического оборота». «Не исследовались судом и вопросы о смешении наименований истца и ответчиков и получении последними возможности вследствие указанных действий привлекать к себе для обслуживания клиентов под товарным знаком «АКОС», поскольку услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок». Далее в постановлении сказано: «Отсутствие в нормах Закона о товарных знаках прямого указания на то, что использование в наименовании фирмы, деловой документации чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий хозяйствующих субъектов правонарушением». Но суд первой инстанции вновь отказал в иске. Судебные акты вновь проверялись судом кассационной инстанции. Примечательно, что окружной арбитражный суд следующим образом определил предмет исследования по делу: во-первых, суду надлежало сравнить объект права и используемое обозначение; во-вторых, определить объем правовой охраны товарного знака; в-третьих, выяснить, какое отношение имеют ответчики к сфере деятельности истца, являются ли они нарушителями прав и какие конкретно нарушения ими допущены. «Тогда как надлежало исследовать только товарный знак истца и факт использования его элемента ответчиками, суд неправомерно вошел в оценку обстоятельств создания ответчиков, приобретения ими исключительных прав на фирменные наименования и введение их в гражданский оборот». Далее следует ключевой для данного дела вывод: «Фирменное наименование в данном случае выступает как форма нарушения исключительного права истца на товарный знак». Таким образом, постановление кассационной инстанции ориентировало суд первой инстанции принять решение об удовлетворении иска. В отличие от указанного выше подхода к разрешению подобных споров, в данном деле иной подход суда заключался в том, что суд признал: использование даже полного фирменного наименования может считаться нарушением прав на знак обслуживания. Такой вывод суду пришлось сделать после того, как он установил сходство до степени смешения между знаком обслуживания истца и фирменными наименованиями ответчиков. Также он принял во внимание, что фирмы ответчиков были зарегистрированы позже, чем была подана заявка на товарный знак. Причем, ответчики знали о существовании истца и используемого им обозначения. Может быть, такое разрешение подобных споров более справедливо и обоснованно, так как смешение между знаком обслуживания и фирменным наименованием бывает очевидно, и оно недопустимо. Но следует учитывать, что смешение возникает при использовании в коммерческой деятельности фирменного наименования, а не от самого факта регистрации фирмы. Если фирменное наименование применяется только на внутренних документах, в уставных и иных документах, связанных с регистрацией фирмы, в договорах, то вряд ли можно говорить о смешении деятельности конкурентов потребителями и о нарушении прав на знак обслуживания. Поэтому владелец товарного знака не вправе требовать исключения охраняемого словесного обозначения из названия фирмы. Тем более, что данное требование фактически невыполнимо. Фирма и ее наименование неотделимы друг от друга. Стабильность фирменного наименования - один из принципов регистрации и учета юридических лиц. Оно фиксируется в различных учреждениях и фондах и не может меняться. По одному из дел владелец знака обслуживания требовал исключить его из фирменного наименования ответчика. Суд кассационной инстанции, поддерживая решение суда об отказе в иске, указал, что «действующим законодательством заявленный истцом порядок защиты права на товарный знак не предусмотрен; фактическое исполнение подобного требования также не представляется возможным». Таким образом, проанализированная выше судебная практика по искам владельцев товарных знаков против юридических лиц с похожим фирменным наименованием показывает, что в таких спорах истцы вправе и могут рассчитывать на удовлетворение их требований о прекращении использования ответчиком произвольной части фирменного наименования, сходной до степени смешения с товарными знаками. При некоторых сопутствующих обстоятельствах в пользу владельца знака обслуживания истец может надеется на удовлетворение его требования о прекращении использования полного фирменного наименования на любых носителях, за исключением использования в документации, не связанной с привлечением клиентов. Имеются в виду сопутствующие обстоятельства, которые установил суд по делу ЗАО «АКОС» против ООО «АКОС-2» и ЗАО «Находка-АКОС»: время возникновения прав, смешение в деятельности конкурентов, осведомленность ответчиков и т.д. Но в целом судебная практика идет по тому пути, что использование полного фирменного наименования в любом случае не может считаться нарушением прав на товарный знак (знак обслуживания). В любом случае, владелец товарного знака не сможет добиться наложения судом на ответчика обязанности изменить свое фирменное наименование. Такие решения судов первой инстанции, конечно, известны, но они отменяются вышестоящими судами или остаются неисполненными. Для предотвращения хотя бы части споров между обладателями прав на товарный знак и фирменное наименование, законодатель предусмотрел в Законе о товарных знаках норму, в соответствии с которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому (в прежней редакции – известному) в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, если право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. И по этой норме также начала складываться определенная судебная практика – по делам об обжаловании соответствующих решений Высшей патентной палаты. По таким делам, если суд устанавливает, что обладатель фирменного наименования вел свою деятельность до даты приоритета товарного знака, то приходит к выводу о необходимости применения названной правовой нормы. Так, ООО Торгово – производственная фирма «1000 мелочей» обратилась с иском к Роспатенту о признании недействительным решения его Высшей патентной палаты. Этим решением Высшая патентная палата оставила в силе регистрацию товарного знака «1000 мелочей». Суд кассационной инстанции, второй раз рассматривая дело и поддерживая решение суда первой инстанции об отмене решения Высшей патентной палаты, указал следующее. «Регистрация произведена с нарушением требований п. 2 ст. 7 Закона (имеется в виду прежняя редакция – Авт.), если: товарный знак воспроизводит фирменное наименование, принадлежащее другому лицу, фирменное наименование должно быть известным в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне к регистрации товарного знака, причем право на фирменное наименование и его известность возникли ранее даты подачи заявки на товарный знак». В самом конце 2003 года завершилось рассмотрение дела по фирменному наименованию ЗАО «Компания «Профиль». Это юридическое лицо, которое с 1996 года издавало журнал «Профиль», добилось в Палате по патентным спорам, а затем и в судах аннулирования регистрации товарного знака «Профиль», оформленной на имя одного предпринимателя. Суд кассационной инстанции, оставляя решение Палаты и судов в силе, указал, что «Известность на территории РФ части фирменного наименования «Профиль», принадлежащего ЗАО «Компания «Профиль» и совпадающего с доминирующим словесным элементом «Профиль» товарного знака, подтверждается материалами дела и представленными в суд справками по выпуску и распространению журнала «Профиль», начиная с 1996 года, договорами с другими хозяйствующими субъектами». С внесением в Закон РФ о товарных знаках изменений, товарному знаку теперь может противостоять не известное фирменное наименование, а хотя бы просто охраняемое. Но необходимость устанавливать однородность товаров и услуг все равно остается. А как это можно установить в отрыве от деятельности фирмы, если у нее общая правоспособность? Так что этот вопрос в предмете доказывания по таким делам об отмене регистрации товарного знака все равно останется. Лабзин Максим, Управляющий партнер Юридической фирмы «Лабзин и партнеры» /"Интеллектуальная собственность", №12, 2004/ |