Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами

В соответствии с последним абзацем п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем этого пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Второй и третий абзацы п. 1 ст, 7 содержат основания для отказа в регистрации в случае, когда заявленное обозначение тождественно или сходно до степени смешения с:

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
товарными знаками других лиц, признанными в установленном на стоящ им Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Письмо-согласие по существу является подтверждением того, что правообладатель как наиболее заинтересованное лицо в индивидуализации своих товаров и услуг не усматривает в появлении на рынке сходного товарного знака в отношении однородных товаров инструмента недобросовестной конкуренции.

Иногда письмо-согласие отождествляют с «разрешением» от правообладателя старшего права на регистрацию обозначения. Представляется, что даже условно письмо-согласие нельзя приравнивать к разрешению на регистрацию по той причине, что правообладатель старшего права не участвует в решении вопроса о том, подлежит обозначение регистрации или нет.

Закон о товарных знаках в этой части содержит норму права, допускающую регистрацию, но не обязывающую патентное ведомство при наличии письма-согласия во всех случаях автоматически регистрировать сходные до степени смешения заявленные обозначения. Письмо-согласие не учитывается, когда сравниваемые обозначения (заявленное и охраняемое) являются тождественными, то есть совпадают во всех элементах, и при условии однородности товаров.

Комментировать данное ограничение вряд ли имеет смысл.

Что касается учета письма-согласия при констатации между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения, то есть когда они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, то в этой ситуации, как представляется, необходимо учитывать не только ассоциативный фактор, но и правовой статус всех элементов (в том числе неохраняемых) и их семантическую взаимосвязь.

Рассмотрим изложенное на двух условных примерах, первый из которых иллюстрирует отсутствие семантической взаимосвязи между охраняемым и неохраняемыми элементами, а второй, наоборот, показывает такую взаимосвязь.

Пример первый

Заявлено обозначение для спиртных напитков по 33 классу МКТУ, представляющее собой комбинированное обозначение в виде овальной этикетки черного цвета, на которой присутствует изображенное крупным шрифтом белого цвета охраняемое слово «Завязал» и размещенные в нижней части неохраняемые элементы - водка, 0,5 литра, алкоголь - 40% и т.п.

Противопоставлен зарегистрированный в отношении этих же товаров товарный знак, также представляющий собой комбинированное обозначение в виде овальной этикетки черного цвета, на которой присутствует изображенное крупным шрифтом белого цвета охраняемое слово «Завязал». Иных элементов зарегистрированный товарный знак не имеет.

Формально сравниваемые обозначения в целом не являются тождественными и рассматриваются как сходные до степени смешения. Тем не менее письмо-согласие от владельца зарегистрированного товарного знака не поможет, так как в обоих случаях один и тот же товар - водка идентифицируется только через тождественное слово - «Завязал», являющееся ее названием. Все остальные неохраняемые элементы (водка, 0,5 литра, алкоголь - 40%) никакой семантической взаимосвязи со словом «Завязал» не имеют.

Вряд ли владелец товарного знака «Завязал», реально используемого на рынке, даст такое согласие. Однако не исключена ситуация, когда таким путем может быть сделана попытка примирения между столкнувшимися обозначениями разных заявителей, вместо того, чтобы регистрировать лицензионный договор на право использования товарного знака.

В подобных ситуациях патентное ведомство не должно принимать во внимание письмо-согласие.

Пример второй

Письмо-согласие принято во внимание при рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения против отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № XXX¹. Предметом возражения стало словесное обозначение «SAPPHIRE RADIO TECHNIK», являющееся частью фирменного наименования заявителя.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака обосновано тем, что заявленное обозначение «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» сходно до степени смешения с:

комбинированным товарным знаком «SAPPHIRE»,
комбинированным товарным знаком «SAPPHIRE MOVEMENT», зарегистрированными на имя одного владельца -ЗАО «Сапфир» в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «RADIO TECHNIK» переводятся с английского как «радиотехника» и являются неохраняемыми элементами обозначения, так как указывают на вид заявленных товаров.

Одним из доводов возражения была ссылка на то, что сравниваемые обозначения являются семантически различными. Так, заявленное обозначение «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» можно перевести как «сапфирная радиотехника». Противопоставленное обозначение «SAPPHIRE» означает «сапфир», a «SAPPHIRE MOVEMENT» - «сапфирное движение».

К возражению прилагалось письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он не возражал против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров 9 класса МКТУ, На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил заявление о том, что он не возражает против исключения из охраны элементов «RADIO TECHNIK» и признает их неохраноспособными.

С учетом этих обстоятельств Палата по патентным спорам нашла доводы возражения убедительными и отметила следующее. Заявленное обозначение «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Противопоставленные товарные знаки «SAPPHIRE» и «SAPPHIRE MOVEMENT» являются комбинированными знаками, словесные элементы которых выполнены оригинальным шрифтом с сильной стилизацией словесного элемента «SAPPHIRE». Оба знака зарегистрированы для товаров 9 класса МКТУ и принадлежат одному заявителю.

По мнению Палаты по патентным спорам, заявленное обозначение «SAPPHIRE RADIO TECHNIK- и противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения в силу фонетического и семантического сходства словесного элемента «SAPPHIRE», являющегося охраноспособным и занимающего в знаках доминирующее положение. Кроме того, отмечена однородность товаров 9 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Таким образом, заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, а товары - однородными.

Однако заявителем было предоставлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он не возражает против регистрации заявленного обозначения «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» для всех указанных в перечне заявки товаров 9 класса. Заявитель также выразил согласие с тем, что словесные элементы «RADIO TECHNIK» являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид заявленных товаров. Они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Анализируя этот условный пример, нельзя не отметить следующее. На первый взгляд, все разумно и традиционно. Получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, заявленное обозначение не тождественно противопоставленным, два слова «RADIO» и «TECHNIK» признаны неохраноспособными, «SAPPHIRE» -охраноспособным.

Действительно, при переводе «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» как «сапфирная радиотехника» можно согласиться с мнением Палаты об исключении из правовой охраны слов «RADIO TECHNIK», как указывающих на товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака. Однако семантика «SAPPHIRE RADIO TECHNIK», как это было отмечено в возражении, обусловлена взаимосвязью всех трех слов, входящих в обозначение. Следовательно, исключение указанных выше элементов из правовой охраны является спорным. Данное утверждение обосновано тем, что словосочетание «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» не является прямым указанием на товары, а способно лишь вызвать те или иные ассоциации относительно, например, технологии изготовления радиотехники, ее основных (звуковоспроизводящих) элементов и т.п. Не исключено, что реально сапфирной радиотехники не существует, но это не исключает возможность возникновения у потребителя определенных ассоциаций при восприятии обозначения «SAPPHIRE RADIO TECHNIK».

В связи с этим представляется некорректным дробление заявленного на регистрацию словосочетания на отдельные слова и рассмотрение семантики каждого из них в отдельности, что влечет за собой последующее исключение из охраны. При таком подходе происходит также искажение семантики доминирующего, по мнению Палаты по патентным спорам, слова «SAPPHIRE».

Не будет ли правильным рассмотрение семантики словосочетания в целом, что позволит предоставить ему полноценную правовую охрану?

Кроме того, можно ли согласиться с позицией Палаты, принявшей свою версию перевода обозначения «SAPPHIRE RADIO TECHNIK», что элементы «RADIO» и «TECHNIK» не занимают в нем доминирующего положения, поскольку только в этом случае согласно п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках возможна регистрация обозначения с исключением этих элементов из охраны?

Спорным является и вывод о сходстве сопоставляемых знаков «SAPPHIRE» и «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» в Силу звукового и семантического сходства товарного знака «SAPPHIRE» с первым элементом обозначения, так как его семантика определяется с учетом семантики словосочетания в целом, а не в отрыве от него.

Трудно согласиться с мнением Палаты по патентным спорам о сходстве словосочетаний «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» и «SAPPHIRE MOVEMENT» («сапфирная радиотехника» и «сапфирное движение») в силу вхождения в них одного и того же прилагательного «SAPPHIRE». Даже когда семантика в целом строится на ассоциациях, как в данном случае, наличие несходных семантически существительных (RADIO TECHNIK и MOVEMENT), тем более СО-стоящих соответственно из двух и одного слова, исключает сходство этих словосочетаний, несмотря на присутствие в них одинакового прилагательного, занимающего начальную позицию.

Понятно желание заявителя увеличить шансы регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, получив согласие на это от правообладателя старшего знака. Однако тем самым заявитель подтолкнул коллегию Палаты по патентным спорам пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно: подтвердить вывод экспертизы о сходстве заявленного и противопоставленных знаков, признать элементы «RADIO», «TECHNIK» неохраноспособными и вынести решение о регистрации товарного знака, положив в его основу письмо-согласие.

К чему может привести дискламация при регистрации обозначения «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» двух слов «RADIO» и «TECHNIK»?

В информационном письме «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» Президиума Высшего арбитражного суда РФ² в п. 6 приведен пример нарушения прав на товарный знак со следующим выводом: «Несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак». Там же отмечено, что апелляционная судебная инстанция указала, что нарушением прав на товарный знак является как использование товарного знака в целом, так и только одного охраняемого элемента³.

Безусловно, такой вывод сделан Президиумом Высшего арбитражного суда по конкретной ситуации, и распространять его на другие коллизии придется весьма осторожно. Ведь в качестве неохраняемых элементов в товарный знак могут быть включены разные категории обозначений, указанных в п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках и обладающих неодинаковой семантической весомостью в знаке для выполнения им основной функции - индивидуализации товаров и услуг.

Тем не менее, взяв на вооружение вывод Президиума Высшего арбитражного суда, владелец новой регистрации «SAPPHIRE RADIO TECHNIK- может предъявлять претензии к третьим лицам, в том числе и к владельцу старшего знака, давшему письмо-согласие, в отношении однородных товаров, маркированных только словом «SAPPHIRE».

Или новый правообладатель может прибегнуть к механизму участия таможенных органов в защите прав, вытекающих из полученной регистрации, и просить таможенные органы отслеживать соответствующие товары любых производителей при наличии на товарах только охраняемого элемента «SAPPHIRE» зарегистрированного товарного знака.

Конечно, такие действия нового правообладателя могут расцениваться как злоупотребление правом, и вряд ли он так поступит, хотя бы по этическим соображениям. Но, может, имеет смысл изначально, уже при регистрации исключать такую вероятность и не искушать правообладателей товарных знаков? Тем более не надо искушать владельца новой регистрации уступить свой товарный знак третьему лицу (якобы ему не известному), которое не обременено нормами морали, «знать не знает» о письме-согласии и попытается в корыстных целях препятствовать деятельности владельца старшего права.

Не лучше ли в подобных случаях не дискламировать часть элементов обозначения, а указывать, что обозначение охраняется в целом. Тогда правообладатель товарного знака не сможет воспользоваться примером из судебной практики, отраженным в вышеназванном информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда.

Не поспешил ли заявитель согласиться с исключением из охраны элементов «RADIO», «TECHNIK», в то время как, доказав охраноспособность словосочетания «SAPPHIRE RADIO TECHNIK» в целом, была возможность получить полноценную регистрацию товарного знака?

Знал ли обладатель старшего знака, что дает конкуренту разрешение на регистрацию товарного знака, в котором все элементы, кроме воспроизводящего его товарный знак, являются неохраноспособными?

Не относитесь поверхностно к письмам-согласиям. Оговаривайте в них все условия, которые должны быть соблюдены при регистрации, в том числе относительно возможности дискламации тех или иных элементов в регистрируемом обозначении.

¹ Все указания на выдержки из решений ФИПС, Палаты по патентным спорам, доводов возражения и иные сведения вымышлены.
² Патенты и лицензии. 1997. № 11. С. 40.
³ См. также: Джермакян В.Ю. Правовой статус неохраняемых элементов товарного знака//Патентный поверенный. 2005. № 2. С. 30.