Вопросы консалтинга и разработки патентно-лицензионной политики на примерах правоприменения

Клименко Л.Ф.,
генеральный директор Универсальной консалтинговой фирмы независимых патентных поверенных и юристов "Лев Клименко, Лтд."

Общеизвестно, что в современном мире все большее влияние на развитие общества и экономики оказывают процессы, происходящие в интеллектуальной сфере, относящейся к главнейшим ресурсам общества, определяющей, как показывает мировой опыт второй половины минувшего XX века, судьбу развития многих государств. Правовая охрана интеллектуальной собственности (ИС), эффективная коммерциализация и защита от нарушений является важнейшим элементом развития рыночных отношений.

По оценкам ряда западных, в т.ч. американских экспертов, в капитале промышленных, инженерных, торговых фирм до 30-40% приходится на долю интеллектуальной собственности. Бытует мнение, что все богатство страны в цивилизованном мире представляют собой 3 относительно сопоставимых составляющих: во-первых, земля и ее недра, во-вторых, все то, что находится на земле и в-третьих, ИС.

Очевидно, такая экспертная оценка в полной мере относится также к России, интеллектуальный потенциал которой, несмотря ни на что, продолжает оставаться чрезвычайно высоким.

Консалтинг в сфере интеллектуальной собственности

это, прежде всего, консультирование владельцев и иных носителей и пользователей - продуцентов, продавцов, потребителей по широкому вопросу экономических и правовых вопросов приобретения, коммерциализации, административной (внесудебной) и судебно-арбитражной защиты исключительных прав на ИС;
во-вторых, предоставление услуг по всем вопросам приобретения, коммерциализации и защиты исключительных прав;
в-третьих, разработку патентно-лицензионной концепции по отдельным вопросам или направлениям деятельности и/или фирменной патентно-лицензионной политики и содействие в ее реализации;
в-четвертых, оценку ИС, осуществляемую в подлежащих случаях, например, для учета в качестве взноса в уставные фонды, учета в капитале и балансе, для случаев лицензирования, взыскания убытков за несанкционированное использование и т.д.;
в-пятых, содействие развитию условий стратегического обеспечения для создания интеллектуальной собственности и ее конфиденциальности путем максимизации прибыли от деятельности в интеллектуальной сфере.

В целях максимального обеспечения соответствующих интересов на основе разработанной концепции определяется фирменная патентно-лицензионная политика:

смыкаясь с научно-технической стратегией фирмы, определяет приоритеты научных исследований и их правовой защиты: что в какой момент патентовать, что сохранять в виде ноу-хау, а что открыто публиковать в порядке общенаучной информации и/или рекламных целях или целях паблисити;
взаимодействуя с маркетинговой стратегией с учетом производственных, финансовых и коммерческих намерений и проектов;
определяет:
где, в каком объеме и каким образом приобретать исключительные права
передавать ли и на каких принципиально условиях права третьим лицам,
приобретать ли лицензии у третьих лиц или вступать в сотрудничество (научно-техническое, производственное, иное)
где, в течение какого срока поддерживать охрану ИС
в ряде случаев, как, когда и каким образом сохранять в тайне наиболее перспективные направления работ, включая вопросы дезинформации.

Фирменная патентно-лицензионная политика определяет соответственно тактику действий на каждом этапе длительного жизненного цикла объекта ИС с учетом необходимой корректировки на последующих этапах. Понятно, что любая принятая политика фирмы по этим вопросам составляет ее коммерческую тайну.

В соответствии с установленной российским законодательством компетенцией и подведомственностью споры о нарушениях ИС могут рассматриваться:

во внесудебном порядке:
путем переговоров и мирного урегулирования между заинтересованными сторонами,
в административном порядке - в Патентном и Антимонопольном ведомствах, ГТК);
в гражданско-судебном порядке - судами общей юрисдикции, арбитражными и/или третейскими судами;
в уголовно-судебном порядке - в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (УК РФ).

Анализ законодательства и практики позволяет выделить по предмету гражданско-правовых требований следующие категории споров:

об авторстве
об установлении патентообладателя
о признании прав
о нарушении исключительного права на использование ИС и других имущественных прав правообладателя
о незаконном использовании наименования места происхождения товаров
о нарушении фирменного наименования
о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, и прекращении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению,
о недобросовестной конкуренции, включая недобросовестную рекламу
о заключении и исполнении лицензионных договоров и договора уступки прав
о праве преждепользования
о возмещении убытков (взыскании дохода)
о выплате авторского вознаграждения
о выплате компенсаций
о недействительности патента и других охранных документов на ИС
о досрочном прекращении прав на товарный знак (по причине использования коллективного товарного знака на товарах, не обладающих едиными качественными характеристиками, неиспользование в течение более 5 лет, в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида,
о прекращении регистрации наименования происхождения товаров в связи с утратой товаров особых свойств, определяемых местом происхождения,
по другим спорам, связанным с нарушением ИС, законных прав и интересов право-обладателя.

Все гражданско-правовые споры относительно ИС по процедуре урегулирования распределяются на четыре категории:

обязательное рассмотрение спора во внесудебном порядке, например, досрочное прекращение регистрации товарного знака, признание патента или регистрации товарного знака недействительной;
обязательное рассмотрение спора в судебном порядке, например, о включении в состав авторов (исключении из состава авторов) изобретения, признание патентообладателем;
альтернативное рассмотрение во внесудебном или судебном порядке, например дела о недобросовестной конкуренции;
споры, урегулирование которых возможно как в судебном или административном порядке, так и в порядке договоренности сторон (мирное урегулирование в досудебном порядке или на стадии рассмотрения в суде/административном органе).

Дела, рассматриваемые во внесудебном или судебном порядке, подразделяются на две основные группы:

защита нарушенного права
защита от притязаний, в т.ч. необоснованных притязаний третьих лиц.

Обе эти группы дел, в равной мере сложны и процедурно оформляются одинаково, опыт ведения дел одной группы может эффективно использоваться при ведении дел другой группы. Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность в связи с нарушениями прав на ИС в специальных нормах, касающихся следующих составов преступлений:

нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ),
нарушение изобретательских и смежных прав (ст.146 УК РФ),
незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ),
заведомо ложная реклама (ст.182 УК РФ),
незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

Анализ показывает, что:

в последние годы резко нарастает волна конфликтов в сфере ИС, требующих профессионального решения;
по рассмотренным с нашим участием различным конфликтам относительно ИС весьма выросла доля конфликтов, вызванных неправомерными притязаниями (официальная статистика не ведется, по нашей экспертной оценке, достигает уровня 25-30%);
если в предыдущие годы основная часть конфликтов относилась к двум основным направлениям - о выплате авторского вознаграждения и о нарушении товарных знаков, в последние год-два основную часть конфликтов составляют споры относительно действительного или предполагаемого нарушения патентов, действительности патентов и товарных знаков, недобросовестной конкуренции;
проявилась тенденция к увеличению конфликтов в сфере ИС:
в правоотношениях работодатель-работник (автор) по поводу защиты исключительных прав
в правоотношениях сопатентообладателей и соавторов
в правоотношениях, вытекающих из обязательств по конфиденциальности
в правоотношениях, вытекающих из лицензионных договоров
в правоотношениях относительно ИС вытекающих из различных категорий договоров на выполнение НИОКР;
отмечается также несколько положительных тенденций в сфере рассмотрения конфликтов, связанных с ИС:
активизация авторов и правообладателей в защите собственных нарушенных прав
понимание многими участниками конфликтов эффективности мирного урегулирования на добровольной и взаимовыгодной основе
накопление и обобщение положительного опыта и как следствие - резко возросший уровень работы в этой сфере Патентного и Антимонопольного ведомства, судебных органов всех уровней
развитие работ в сфере защиты ИС в системе ГТК, а также обращение (хотя пока недостаточное и не всегда профессиональное) к этим вопросам в органах прокуратуры и МВД.

"Передовые технологии России" (http://www.ptechnology.ru)