Передача ноу-хау: порядок оформления и налоговые последствия
Разработчик может защитить свою идею, технологию или техническую разработку, не патентуя ее, а заключив договор о передаче ноу-хау. Однако следует отметить, что к ноу-хау неприменимы типовые договоры и стандартные приемы правовой охраны. Поэтому очень важно грамотно составить договор о передаче ноу-хау, а также учесть, какие налоговые последствия повлечет заключение такого договора. Понятие «ноу-хау» Согласно статье 151 Основ гражданского законодательства1 ноу-хау — это техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства. В ГК РФ понятие «ноу-хау» отсутствует, но используется более широкое по смыслу определение «коммерческая тайна» (см. справку). Поскольку критерии отнесения информации к коммерческой тайне и к ноу-хау одинаковы, то нормы законодательства в отношении коммерческой тайны распространяются и на ноу-хау. Таким образом, права обладателя ноу-хау защищаются до тех пор, пока выполняются три условия:
В российской практике под ноу-хау чаще всего подразумевают информацию научно-исследовательского, опытно-конструкторского, коммерческого и финансового характера. Ноу-хау часто относят к объектам исключительных прав (авторских, смежных, патентных). Однако следует отметить, что ноу-хау является особым объектом гражданских прав: если третьи лица приобрели ноу-хау законным путем, то для них никакое исключительное право не действует. Иными словами, право на ноу-хау нарушают лишь те лица, которые или получили соответствующую конфиденциальную информацию незаконными методами, или в нарушение положений о конфиденциальности разгласили ноу-хау, ставшее им известным в силу договора, заключенного с его обладателем. Особенностью ноу-хау также является то, что его оформление не требует процедурных формальностей, например регистрации. Срок охраны ноу-хау не ограничен и определяется временем существования режима конфиденциальности, который устанавливается в договоре о передаче ноу-хау. Рассмотрим подробнее, какими правовыми нормами регулируется договор на передачу ноу-хау, а также особенности его заключения. Гражданско-правовой режим договора о передаче ноу-хау Поскольку в ГК РФ договор о передаче ноу-хау не упоминается, то при его заключении можно руководствоваться нормами законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, регулирующих отношения по передаче прав использования объектов интеллектуальной собственности2. Договор о передаче ноу-хау относят к договорам лицензионного типа (беспатентным лицензиям), поскольку необходимым элементом такого договора является разрешение (лицензия) на использование ноу-хау. Эта позиция отражается в нормативных актах, а также в судебных решениях. В частности, в письме Минфина России от 20.01.98 № 16-00-17-10 указывается, что ноу-хау передается по лицензии. Кроме того, в постановлении ВАС РФ от 01.07.96 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества может быть право пользования объектом интеллектуальной собственности или ноу-хау, передаваемое в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. Поэтому договоры о передаче ноу-хау традиционно именуются лицензионными, а его участники — обладатель и приобретатель ноу-хау — соответственно лицензиаром и лицензиатом. Справка Ноу-хау может передаваться как по договору о его передаче, так и в рамках патентно-лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ). Следует отметить, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатенте). Однако если ноу-хау передается в рамках патентно-лицензионного договора или договора коммерческой концессии, то указанный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если это требование не соблюдено, то договор считается недействительным. Кроме того, передача ноу-хау может оформляться договором строительного подряда (§ 3 гл. 37 ГК РФ) или договором на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 гл. 37 ГК РФ) в тех случаях, когда выполнение работ по этим договорам предполагает обладание соответствующей конфиденциальной информацией. При подготовке и заключении договора о передаче ноу-хау весьма важен первый этап: переговоры, согласования, обмен информацией. На этом этапе заключение договора нередко представляется проблематичным, что объясняется спецификой данного объекта гражданских прав. Предлицензионный договор На этапе переговоров потенциальный лицензиат имеет только общее представление о содержании ноу-хау, планируемого к передаче, и хочет ознакомиться с ним подробнее. Обладатель же ноу-хау заинтересован в защите своих прав на тот случай, если лицензиат, предварительно ознакомившись с конфиденциальной информацией, начнет извлекать из нее коммерческую выгоду без привлечения лицензиара или раскроет такую информацию третьим лицам. Эту проблему можно решить путем заключения одного из двух предлицензионных договоров — о конфиденциальности или опционного. Договор о конфиденциальности возлагает на лицензиата обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации, в частности сообщать ее только тем специалистам, которым она необходима для выполнения работы. При этом предполагается, что соответствующие работники должны подписать обязательство о неразглашении. Договор о конфиденциальности, как правило, предусматривает передачу информации на определенный срок. В интересах лицензиара включить в договор условие о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора. Это защитит права лицензиара в случае, если договор о передаче ноу-хау так и не будет заключен. Предметом опционного договора является обязательство сторон заключить в будущем договор о передаче ноу-хау. Подписывая этот контракт, обладатель ноу-хау получает гарантию, что договор о его передаче будет заключен, а лицензиат получает возможность осуществить испытания мелкосерийного образца соответствующей продукции и таким образом оценить ноу-хау. Согласно опционному договору приобретатель ноу-хау должен произвести одноразовый платеж обладателю информации за передачу ноу-хау на испытание. При этом стороны должны оговорить, что такая передача не дает права использовать ноу-хау каким-либо иным образом, помимо испытаний. В договоре также предусматривается, что если по окончании испытания ноу-хау стороны не заключат договор о его передаче, то потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам и использовать полученные от обладателя ноу-хау сведения. При этом если покупатель ноу-хау отказывается от заключения договора, то сумма, уплаченная им продавцу, не возвращается. Если стороны по итогам заключенного предлицензионного договора не теряют интереса к сделке, то подписывается договор о передаче ноу-хау, а внесенная покупателем сумма пойдет в счет будущих платежей по нему. Предмет и существенные условия договора Предметом договора о передаче ноу-хау является не уступка (передача) прав на использование ноу-хау, а передача самой информации. Как правило, она передается в форме документов (технических описаний, методик, формул). Возможна также передача опытных образцов изделий. Как и любой гражданско-правовой договор, документ о передаче ноу-хау должен включать существенные условия. Основные положения, на которые необходимо обратить внимание при заключении договора ноу-хау, приведены в табл. 1.
При составлении договора о передаче ноу-хау важно решить, сохраняет ли лицензиар право использовать ноу-хау самостоятельно. На практике в большинстве случаев это допускается. Финансовые условия передачи ноу-хау Финансовые условия передачи ноу-хау не являются существенными, то есть их отсутствие в договоре не влечет его недействительности. Однако если цена не может быть установлена из содержания договора, то его исполнение оплачивается по цене, которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Поскольку на практике установить аналогичную цену на новое изобретение сложно, то желаемую цену лучше указать непосредственно в договоре. Заключая договор о передаче ноу-хау, стороны могут по своему выбору установить цену как в форме паушального платежа (единовременной твердой суммы) или периодических платежей (роялти), так и комбинации паушального платежа и роялти, выплачиваемых лицензиатом. Размер паушального платежа может определяться, например, исходя из прогнозируемого за период действия договора дохода лицензиата или фактических издержек лицензиара, связанных с разработкой и правовой защитой ноу-хау. В качестве базы для определения роялти можно установить стоимость чистых продаж лицензионной продукции, себестоимость лицензионной продукции или валовой объем реализации лицензионной продукции. Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1—12%, а наиболее часто устанавливается в диапазоне 2—6%. Для некоторых отраслей существуют шкалы ставок среднестатистических рыночных роялти3 (см. табл. 2).
При установлении порядка выплаты за использование ноу-хау в договоре рекомендуется указать, что покупатель ноу-хау оплачивает его стоимость только после получения от продавца информации и документации, необходимых для использования ноу-хау. В частности, в арбитражной практике есть пример, когда суд признал необоснованным отказ компании — покупателя ноу-хау вносить паушальный платеж из-за того, что компания, продающая информацию, не выполнила свои обязательства по передаче документации для производства продукции. Решение суда основывалось на факте, что в лицензионном договоре о передаче ноу-хау отсутствовало условие выплаты паушального платежа после передачи компанией-продавцом технической документации, необходимой для производства продукции по лицензии (постановление ФАС Московского округа от 26.05.03 № КГ-А41/3153-03). Налоговые последствия передачи ноу-хау В заключение рассмотрим налоговые последствия подписания договора о передаче ноу-хау. Налог на прибыль Для обладателя ноу-хау возмездное предоставление его другому лицу означает возникновение облагаемого дохода, который может быть квалифицирован либо как доход от реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ), либо как внереализационный доход (ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе РФ нет критериев отнесения данного дохода к той или иной группе, поэтому налогоплательщик делает это самостоятельно в учетной политике в зависимости от того, признает ли он данный доход как доход от одного из основных видов деятельности. Для предприятия, которое приобретает ноу-хау, налоговые последствия зависят от соответствия приобретенных прав критериям нематериального актива, указанным в п. 3 ст. 257 НК РФ. Стоимость ноу-хау, признанного нематериальным активом, уменьшает облагаемую прибыль лицензиата путем списания амортизации в течение срока использования или 10 лет, если такой срок определить невозможно, но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 3 ст. 257 НК РФ). Если ноу-хау не отвечает хотя бы одному требованию п. 3 ст. 257 НК РФ (например, по условиям договора срок использования ноу-хау составляет менее 12 месяцев), то расходы на его приобретение уменьшают облагаемую прибыль как расходы текущего характера. Особо следует обратить внимание на то, что не признаются амортизируемым имуществом приобретенные права на объекты интеллектуальной собственности, «если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора» (п. 2 ст. 256 НК РФ). Таким образом, даже если полученное ноу-хау отвечает всем признакам амортизируемого имущества, но оно передано на определенный срок и оплачивается в течение всего срока действия договора, его стоимость через амортизацию не списывается. Однако платежи за пользование ноу-хау списываются на уменьшение облагаемой прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ). В большинстве случаев такой вариант более выгоден налогоплательщику. Поскольку в ст. 256 НК РФ не говорится о равномерных платежах, любой договор о передаче ноу-хау на определенный период, предусматривающий платежи в течение срока действия договора, позволяет не включать ноу-хау в состав амортизируемого имущества, а списывать платежи лицензиата по мере их уплаты в соответствии с договором. Следовательно, при заключении договоров на передачу ноу-хау на срок более 12 месяцев можно оговаривать, чтобы хотя бы минимальная часть суммы за ноу-хау уплачивалась периодическими платежами в течение всего срока действия договора. Тогда лицензиат получит возможность не признавать ноу-хау амортизируемым имуществом и одномоментно уменьшить облагаемую прибыль на сумму первого платежа. Впрочем, на практике налогоплательщики нередко сталкиваются с проблемой отнесения ноу-хау к текущим расходам. В частности, вызывает трудности документальное подтверждение факта получения и использования ноу-хау в производстве. В силу специфики этого объекта гражданского оборота единственным документом, подтверждающим получение ноу-хау, является акт его приема-передачи по лицензионному договору, поэтому в нем как можно подробнее следует перечислить передаваемые лицензиату документы. Факт использования ноу-хау в производстве может быть документально подтвержден приказами, служебными записками и прочими внутренними документами предприятия-лицензиата. НДС В статье 146 НК РФ указано, что к числу объектов НДС относятся и операции по передаче имущественных прав, поэтому передача ноу-хау облагается этим налогом. Соответственно лицензиат (приобретатель ноу-хау), перечислив НДС в составе цены, вправе принять его к вычету на общих основаниях. Определенные сомнения в этой связи вызывает лишь передача ноу-хау иностранной компанией (обладателем ноу-хау) российскому юридическому лицу (лицензиату). Дело в том, что в ст. 148 НК РФ территория России признается местом реализации услуг по передаче объектов интеллектуальной собственности, оказанных иностранной компанией, только при их «передаче в собственность или переуступке». В остальных случаях передача таких объектов считается реализацией вне российской территории и не облагается НДС на основании ст. 146 НК РФ. Передача ноу-хау во временное пользование не может трактоваться как «передача в собственность» или «переуступка». Несмотря на явное несовершенство нормы ст. 148 НК РФ, очевидно, что в ней говорится об отчуждении объектов интеллектуальной собственности, а не об их передаче во временное пользование. Следовательно, передача ноу-хау иностранной компанией российскому юридическому лицу во временное пользование по смыслу ст. 148 НК РФ не влечет начисления и уплаты НДС (мнение налоговой службы по этой проблеме см. ниже). Налог на имущество С 1 января 2004 года объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета (ст. 374 НК РФ). Поскольку ноу-хау может учитываться на балансе налогоплательщика только в качестве нематериального актива, налог на имущество со стоимости ноу-хау не уплачивается. В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. Несмотря на то что на практике порядок заключения и условия договора о передаче ноу-хау могут быть определены на основе общих положений, регулирующих вопросы передачи объектов интеллектуальной собственности, при его составлении прежде всего необходимо учитывать особенности правового режима ноу-хау. Однако не следует забывать о специфических, свойственных договору о передаче ноу-хау, правовых и налоговых последствиях его заключения. Мнение налоговой службы НДС при передаче ноу-хау иностранной компанией Геннадий Семёнов, советник налоговой службы РФ II ранга Деятельность организации по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности для исчисления НДС может рассматриваться как оказание услуг. Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 38 НК РФ услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. В свою очередь операции по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности облагаются налогами в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 146 и ст. 148 НК РФ. Таким образом, если по договору о передаче ноу-хау передаются права на использование объектов интеллектуальной собственности, то для определения места реализации услуг по передаче указанных прав для определения НДС следует руководствоваться ст. 148 НК РФ. Согласно этой статье, если покупатель услуг осуществляет свою деятельность в России, местом реализации авторских прав или иных аналогичных прав признается территория РФ (п. 4 ст. 148 НК РФ). Кроме того, территория России признается местом реализации услуг в случае, если покупатель услуг осуществляет деятельность в России на основе государственной регистрации, а при ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных документах организации. Если услуги реализуются иностранными компаниями, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, и местом реализации услуги является Россия, налоговая база определяется налоговыми агентами как сумма дохода от реализации услуг с учетом налога (п. 1 ст. 161 НК РФ). При этом налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога независимо от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога. Таким образом, при выплате доходов иностранному лицу за предоставленные по договору права на использование объектов интеллектуальной собственности налоговому агенту следует удерживать НДС. _____________________________________________
Источник: , № 5 (май) 2004 |