На практике довольно часто встречаются случаи, когда возникает необходимость подать заявку на государственную регистрацию товарного знака, представляющего собой или включающего такой словесный элемент, как фамилия, распространенная в Российской Федерации. При этом, несмотря на то, что фамилия — составная часть имени (в широком смысле) физического лица, регистрацию таких товарных знаков желают получить не только осуществляющие предпринимательскую деятельность физические лица (индивидуальные предприниматели), но и юридические лица. При попытке получить регистрацию такого рода обозначения заявитель — индивидуальный предприниматель встречает, как правило, препятствие, основанное на положениях пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166 ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.3 (2.3.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированных в Минюсте России 25 марта 2003 г., рег. № 432 (далее — Правила). Согласно этим положениям не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующее положение. В связи с тем, что с 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК) следует отметить, что указанные положения содержатся в пункте 1 статьи 1483 ГК. Таким образом, изложенное в настоящей статье не теряет своей актуальности и в условиях действия указанной части ГК. Как известно, распространенная или широко распространенная в России фамилия относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, то есть к такой категории обозначений, которые не могут выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать, в частности, конкретного изготовителя товаров (услуг). Исходя из этого и ссылаясь на указанные положения законодательства, Патентное ведомство приходит к выводу, что такое заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, и направляет заявителю соответствующее уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (уведомление) или запрос. После получения такого уведомления или запроса перед заявителем — индивидуальным предпринимателем встает проблема преодоления доводов эксперта Патентного ведомства против регистрации заявленного им обозначения. Один из наиболее распространенных случаев преодоления этого препятствия — изменение заявленного обозначения путем увеличения изобразительного элемента знака и уменьшения словесного элемента (фамилии). После внесения таких изменений, как правило, Патентным ведомством выносится решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны (дискламацией) фамилии. Есть и другой путь — без внесения указанных выше изменений доказывать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования. Безусловно, это сложный путь, требующий от заявителя дополнительных временных и финансовых затрат, связанных с подбором и проработкой значительного объема документов, а также иных доказательств использования заявленного обозначения в гражданском обороте заявителем в отношении заявленных товаров (услуг). При этом очевидно, что количество доказательств возрастает, в частности, в зависимости от количества заявленных классов товаров и услуг. Кроме того, выбирая такой путь необходимо понимать, что охрана такому знаку может быть предоставлена только для тех товаров и услуг, в отношении которых заявитель сможет предоставить достаточно доказательств, подтверждающих факт приобретения различительной способности этим знаком. Исходя из этого, представляется обоснованной рекомендация подавать заявку на регистрацию товар ного знака, представляющего собой или включающего распространенную фамилию, в том виде, в котором этот знак действительно используется в гражданском обороте заявителем, и как можно раньше начинать работу по подбору доказательств приобретения заявляемым обозначением различительной способности. Поскольку время предоставления таких доказательств законодательством не регламентировано, то они могут быть представлены как при подаче заявки в Патентное ведомство, так и в период проведения экспертизы заявленного обозначения. Таким образом, можно сократить время получения положительного решения Патентного ведомства. Однако, на практике такие доказательства, как правило, представляются в качестве ответа на уведомление или запрос Патентного ведомства. В качестве примера регистрации товарного знака, в котором фамилия заявителя — правообладателя занимает доминирующее положение в знаке и не исключена из правовой охраны, можно привести регистрацию товарного знака № 331641 «Гапочка». Заявитель этого товарного знака (индивидуальный предприниматель Гапочка Ю.Ю.) в ответ на запрос выбрал более сложный путь получения государственной регистрации товарного знака — доказывать приобретение различительной способности заявленного им обозначения. Желаемый результат был достигнут, товарный знак получил правовую охрану без какой-либо дискламации для всех заявленных товаров 25 класса. Уместно остановиться еще на одном примере из нашей практики. Интересен он тем, что товарный знак «Поляков», включающий широко распространенную русскую фамилию «Поляков» был заявлен на юридическое лицо (ООО «Полярис»), и Патентное ведомство наряду с мотивом отказа в регистрации товарного знака на основе положений пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 (2.3.1) Правил указало еще один мотив, ссылаясь на пункт 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5 (2.5.1) Правил. Согласно этим правовым нормам, не допускается, в частности, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара (приведенное положение Закона содержится в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК). К таким обозначениям относятся обозначения, в частности, порождающие в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. По мнению эксперта, учитывая, что словесный элемент «Поляков» относится к физическому лицу, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг), поскольку заявителем по заявке является указанное выше юридическое лицо. В подобных случаях, как правило, рекомендуется, во-первых, внести соответствующие изменения в знак, устранив доминирование фамилии, и, во-вторых, уступить права на заявку индивидуальному предпринимателю, чья фамилия используется в товарном знаке, и который является учредителем и/или руководителем юридического лица — заявителя. В результате указанных действий можно преодолеть доводы против регистрации товарного знака и получить решение о регистрации товарного знака с дискламацией словесного элемента — фамилии. Однако, в случае с заявленным комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «Поляков», несмотря на то, что учредитель и руководитель заявителя носит эту фамилию и имеет статус индивидуального предпринимателя, было решено продолжать делопроизводство по преодолению доводов Патентного ведомства против регистрации товарного знака путем внесения изменений в заявленное обозначение и представления доказательств того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно заявителя — производителя товаров и услуг. Подготовка таких доказательств осуществлялась по образу и подобию сбора доказательств приобретения различительной способности заявленным обозначением в результате его длительного использования заявителем в гражданском обороте до даты подачи заявки. Такой подход оказался эффективным. Было вынесено решение о регистрации товарного знака «Поляков» на имя заявителя для всех заявленных товаров 17 класса и услуг 35 и 37 классов с указанием элемента «Поляков» в качестве неохраняемого. Резюмируя вышеизложенное, представляется обоснованным, в частности, утверждать, что несмотря на определенные трудности, связанные с подбором доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, этот инструмент на практике позволяет в ряде случаев не только получить правовую охрану заявленного обозначения в целом, но и преодолеть такое серьезное основание для отказа в регистрации товарного знака, как возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя. В дополнение отметим, что, по нашему мнению, одним из факторов успешности использования возможности доказать приобретение различительной способности заявленным обозначением, включающим фамилию, с целью получения регистрации товарного знака без дискламации, является оценка степени распространенности фамилии в России. То есть, следует иметь в виду, что чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия, тем труднее получить правовую охрану для нее, а в ряде случаев, практически невозможно. В связи с этим остается только включение этого обозначения как неохраняемого элемента, если он не занимает в знаке доминирующего положения, либо, в частности, использовать при написании фамилии оригинальный шрифт с добавлением имени (имени и отчества или инициалов) и выполнять обозначение в цвете или цветовом сочетании, тем самым увеличивая уровень различительной способности обозначения, заявляемого на государственную регистрацию товарного знака. Статья Т. Ю. Погребинской, к.ю.н., Патентного поверенного РФ, юридическая фирма «Городисский и партнеры», в "Информационном бюллетене" №3, 2008 г. Источник: |