Положение о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров как основание для отказа в регистрации товарного знака существует в практически неизменном виде начиная с Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий в 1974 г. и заканчивая четвертой частью ГК РФ. Известные разъяснения данного положения сводятся к следующему. В соответствии с Руководством по методике государственной экспертизы1: «Не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара. К ложным или способным ввести в заблуждение относятся обозначения, порождающие в сознании потребителей ассоциации с определенными качествами товара или с его определенным географическим происхождением, которые на самом деле не соответствуют действительности. При установлении отсутствия охраноспособности по этому подпункту эксперт должен учитывать два обстоятельства: (1) ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя, (2) фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным характеристикам или географическому происхождению товара. Способными ввести в заблуждение признаются обозначения, не содержащие сведений, прямо не соответствующих действительности, но порождающие такую возможность косвенным образом. Например, способно ввести в заблуждение обозначение, представляющее собой изображение Эйфелевой башни, но подаваемое на регистрацию нефранцузским заявителем". Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 29 ноября 1995 г.2 с изменениями и дополнениями от 19 декабря 1997 г.3 к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Аналогичное положение содержится также и в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 5 марта 2003 г, № 324. Все известные разъяснения данного положения говорят о качестве товаров, прямых или косвенных сведениях о производителях, но не затрагивают прав на фирменное наименование, право на защиту от недобросовестной конкуренции и тем более сведений об использовании товарного знака. При этом если словесное обозначение по отношению к товару является нейтральным, фантазийным и само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, оно не может быть признанно способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Однако несколько лет назад экспертиза стала активно использовать тезис о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, основываясь на информации о фактическом использовании обозначения, полученной из сети Интернет, Обычно в адрес заявителя направляется уведомление (запрос), в котором со ссылкой на общий адрес поисковой системы (например, www.yandex.ru или на сайт того или иного производителя) указывается, что заявленное обозначение воспроизводит название известного на российском или зарубежном рынке товара, является частью фирменного наименования и т.д. Приведем одно из подобных решений об отказе в регистрации товарного знака. На имя российской фирмы был заявлен словесный товарный знак «MERTZ». Экспертиза в своем решении указала, что заявленное обозначение совпадает с частью фирменного наименования немецкой компании «Мертц Золинген» - крупнейшего производителя маникюрных принадлежностей, кухонных ножей, столовых приборов. Изделия фирмы экспортируются более чем в 30 стран мира, они также хорошо известны на территории России (см.: http// mertz.ru). Экспертиза, сославшись на п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках, пришла к выводу, что регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, способна ввести потребителя в заблуждение относительно всех товаров, заявленных в заявке, поскольку может произойти их смешение в хозяйственном обороте. Никаких других аргументов решение об отказе не содержало. При этом в ответ на доводы патентного поверенного на некорректность ссылки из сети Интернет в решении указывалось: «...при определении охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства экспертизой может быть использована информация из сети Интернет, которая является электронным средством публикации источников информации». С одной стороны, мотивы экспертизы при вынесении подобных решений понятны. Это практически единственная возможность препятствовать пиратским регистрациям товарных знаков. С другой стороны, экспертиза фактически проводит исследования предшествующего использования товарного знака, не располагая при этом достаточным объемом достоверной информации. Более того, такое исследование прямо не предусмотрено действующими правилами экспертизы заявок и по сути приближается к исследованию на новизну, предусмотренную Патентным законом. В этой связи нельзя не согласиться с Э.П.Гавриловым и Е.А.Данилиной, которые подчеркивают: «Введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение - умозрительны, а потому и не являются точными»5. Можно привести и другие известные комментарии на эту тему: «...Само понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер. Изложенное выше свидетельствует о том, что факт ложности обозначения, как правило, не требует доказательств. Что касается способности обозначения вводить потребителя в заблуждение, то вывод об этом на стадии рассмотрения заявки может быть чисто умозрительным, а следовательно, субъективным. «Способность введения в заблуждение" может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком»7. Тем не менее практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, применяемых как обозначение известных товаров, прежде всего зарубежных, существовала ранее и продолжается сейчас. Например, такие известные товарные знаки, как «STARBUCKS» (свидетельство № 274659), «FUNAI» (свидетельство № 296982), «METRO» (свидетельство № 187192), «IKEA» (свидетельство № 181457), «HOME DEPOT» (свидетельство № 179873), «ANCHOR» (Свидетельство № 135780), «HOCHLAND» (свидетельство № 133715), «GISLAVED» (свидетельство № 148401), «FORBES RUSSIA» (свидетельство № 256495) и многие другие, оказались зарегистрированными на имя российских юридических лиц, не имеющих к ним ни малейшего отношения. Безусловно, в сети Интернет было достаточно сведений о данных товарных знаках и их истинных владельцах. Попытки обжаловать решения о регистрации подобных товарных знаков не всегда приводят к успеху. Таким образом, складывается противоречивая практика, при которой экспертиза иногда «не узнает» действительно известные товарные знаки, либо ее запросы легко парируются. И, наоборот: на стадии экспертизы заявленного обозначения экспертизе достаточно ссылок на Интернет или публикации в средствах массовой информации для признания возможности введения потребителя в заблуждение, а при рассмотрении данной категории дел в Палате по патентным спорам к доказательствам предъявляются весьма строгие требования о представлении большого объема сведений: регистрационные документы производителя, объемы производства, география продаж, сведения о рекламе, участии в выставках и т.д. Приведем пример непростой регистрации одного товарного знака. Так, было зарегистрировано в качестве товарного знака наименование лодочных моторов «Тохацу», производимых японской компанией «Тохацу корп.» на имя российской компании, которая занималась реализацией японской продукции (свидетельства № 291295, 291296). «Тохацу корп.» выпускает лодочные моторы с 1956 г. Они получили признание за свою надежность в более чем 120 странах мира; от США до Финляндии, от Марокко до Индонезии и Австралии. В настоящее время «Тохацу корп.» - один из крупнейших производителей подвесных моторов в мире. Более того, эта фирма зарегистрировала ряд своих товарных знаков в Японии, США, Китае, Гонконге, а также обладает международными регистрацией товарных знаков на регистрацию с 1981 по 2004 г. Все товарные знаки зарегистрированы в отношении конкретных товаров 7 класса МКТУ, отражающих ассортимент производимой продукции. К сожалению, упомянутые регистрации не распространяются на Российскую Федерацию. Все эти сведения легко почерпнуть из сети Интернет, что и было изложено в запросе по заявке российского заявителя. Тем не менее запрос был парирован, и товарные знаки «TOHATSU» были зарегистрированы. Едва дождавшись регистрации указанных знаков, российская фирма принялась реализовывать все возможности, предусмотренные российским законодательством за нарушение исключительных прав. Целью нападения стал вышеупомянутый официальный дистрибьютор японской компании в России. В его адрес посыпались претензии с требованиями незамедлительно прекратить ввоз и продажу лодочных моторов «Тохацу». Затем последовала проверка сотрудниками ОБЭП, основанием для которой послужили заявления владельца товарных знаков. Было подано заявление в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с требованием остановить ввоз моторов «Тохацу» на территорию России. Кроме того, было исковое заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованиями запретить нарушителю продавать упомянутые товары, взыскать с него компенсацию в размере 5 млн. руб., а также опубликовать судебное решение в средствах массовой информации для восстановления деловой репутации владельца товарных знаков, которой якобы был причинен ущерб. По поручению японской компании было подано возражение в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку по п. 3 ст. 6 Закона, основанное на многочисленных доказательствах известности продукции японской корпорации в мире (намного больше тех, которыми обычно располагает экспертиза на стадии вынесения запроса или решения об отказе). Палата по патентным спорам, рассмотрев заявление, отказала в его удовлетворении, сославшись на то, что представленные в возражении материалы не содержат достаточной информации, позволяющей сделать однозначный вывод об известности товаров на территории России до такой степени, что потребитель мог бы быть введен в заблуждение относительно производителя. Одновременно с возражением в Палату по патентным спорам было подано заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту наличия в действиях владельца товарного знака признаков недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием права на товарный знак. Объем доказательной базы совпадал с доказательствами, представленными в Палату по патентным спорам. Управление ФАС признало действия владельца товарного знака актом недобросовестной конкуренции и выдало предписание Роспатенту о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров, которые были непосредственным предметом конкурентных отношений (в данном случае только лодочные моторы). Следует отметить, что благоприятное разрешение ситуации с товарным знаком «TOHATSU» во многом обусловлено признанием Управлением ФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции. После решения Управления ФАС дело, рассмотренное в Палате по патентным спорам, не было утверждено руководителем Роспатента и направлено на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении Палата по патентным спорам учла обстоятельства недобросовестной конкуренции, которые во многом пересекаются с положением о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Комиссия ФАС проанализировала ситуацию, сложившуюся на рынке при реализации товара и установила, что потребитель действительно был введен в заблуждение, то есть то, что на стадии экспертизы можно оценить лишь умозрительно. Другой пример интересен тем, что тезисы о введении потребителей в заблуждение относились к периоду более чем 10-летней давности. Санкт-Петербургская компания «Эко-Гейэер» выпускает фильтры для воды, маркированные обозначением «Гейзер», производство которых началось еще в 1994 г., но товарный знак своевременно не был зарегистрирован. В 1999 г. данный товарный знак был зарегистрирован на имя предпринимателя из Тулы (свидетельство № 175966). В 2005 г. владелец товарного знака предъявил претензии компании «Эко-Гейзер», События развивались по уже почти классическому сценарию: заявление в органы МВД, исковое заявление в арбитражный суд, предложение о покупке знака за 1 млн. долл. США. В ответ на претензии было подано заявление в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении действия товарного знака, но эта попытка не увенчалась успехом, поскольку предприниматель доказал, что товарный знак в отношении фильтров для воды использовался. Единственным шансом оставалась попытка добиться аннулирования знака на основании возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по факту введения потребителей в заблуждение. Возражение, поданное в конце 2005 г., содержало документы, охватывающие период с 1994 г. до даты приоритета товарного знака в 1996 г. Они свидетельствовали о: большом объеме производства (более 190 тыс, фильтров для воды); Палата по патентным спорам, а также арбитражный суд первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств пришли к обоснованному выводу о возникновении устойчивой ассоциативной связи у потребителей между продукцией (фильтрами для воды, маркированными обозначением «Гейзер») и ее производителем (ЗАО «Эко-Гейзер»), а следовательно, и возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Решение арбитражного суда было также подтверждено в апелляционной инстанции. Подобные примеры можно продолжить, но поскольку решения Палаты по патентным спорам теперь публикуются на сайте Роспатента, отсылаем читателей к решениям, принятым по товарным знакам «ГИТА» (свидетельство № 277809), «REMETALL» (свидетельство № 290905), «ALKA» (свидетельство № 264545). «STARBUCKS» (свидетельство № 274659). Подведем итог вышесказанному. Применение положения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя на стадии экспертизы заявленного обозначения не противоречит действующему законодательству, и эксперт вправе оценить фактические обстоятельства предшествующего использования товарного знака. Решение об отказе в регистрации товарного знака должно выноситься при наличии достаточных на то оснований и не ограничиваться только ссылками на публикации в сети Интернет или средствах массовой информации. В противном случае следует выносить решение о регистрации товарного знака, оставляя возможность заинтересованным лицам обжаловать решения экспертизы в Палате по патентным спорам. Число споров можно было бы значительно уменьшить, если бы было принято положение о публикации решений о регистрации товарных знаков с предоставлением достаточного срока для подачи заинтересованными лицами мотивированных возражений. 1 Руководства по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки. М.: ВНИИПИ, 1990. Статья В.М. Станковского, Партнера, Директора санкт-петербургского филиала «Городисский и партнеры», в журнале "Патентный поверенный" №3, 2007 г. |